Modificación de reivindicaciones durante los procedimientos de concesión de patentes
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Modificación de reivindicaciones durante los procedimientos de concesión de patentes Modificación de reivindicaciones durante los procedimientos de concesión de patentes Presentation Transcript

  • MODIFICACIONES DE REIVINDICACIONES ¿Cuándo se puede presentar modificación de reivindicaciones?Amaya EzcurraJefe de Servicio de Técnicas Industrialesamaya.ezcurra@oepm.es 25 de febrero de 2013
  • ÍNDICE1. Modificaciones de las reivindicaciones durante elprocedimiento de concesión español2. Modificación de reivindicaciones en recurso3. Modificaciones de las reivindicaciones llevadas a cabotras la concesión de la patente B. Modificaciones llevadas a cabo en un procedimiento de nulidad de la patente C. Modificaciones llevadas a cabo mediante renuncia4. Modificaciones de las reivindicaciones durante elprocedimiento de solicitud internacional PCT5. Modificaciones de reivindicaciones en el Convenio dePatente Europea.
  • Las reivindicaciones determinan el ámbito deprotección y deben interpretarse a la luz de ladescripción. Art. 60 Ley 11/1986Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita protección. Debenser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. Art. 26 Ley 11/1986La reivindicación o reivindicaciones deberán definir el objeto cuya protecciónse solicita.Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente enla descripción. Art. 6 PCT 3
  • Modificación dereivindicaciones en elprocedimiento español 4
  • En la legislación española a la hora de modificar reivindicaciones nos encontramos con dos límites: LÍMITE TEMPORAL Art.41 LP. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así se permita expresamente por la Ley de Patentes LÍMITE MATERIAL Art. 41.3. LP. La modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud. 5
  • LÍMITE MATERIAL Habrá que tener en cuenta los siguientes artículos:Artículo. 41.3. LP. La modificación de las reivindicaciones nopodrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud.Artículo 26 LP. Las reivindicaciones definen el objeto por el quese solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han defundarse en la descripción.Artículo 22.2. LP. Si durante el procedimiento de concesión semodifica total o parcialmente el objeto de la solicitud de patente,se considerará como fecha de presentación la de introducciónde la modificación con respecto a la parte afectada por ésta.Artículo 34.3. LP. (El informe sobre el estado de la técnica) seelaborará sobre la base de las reivindicaciones de la solicitudteniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos quehubieren sido presentados. 6
  • PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN EN ESPAÑA: GENERAL Y CON EXAMEN PREVIO GENERAL CON EXAMEN1. Admisión a trámite PREVIO2. Examen formal y técnico3. Continuación de Procedimiento4. Solicitud IET5. Elaboración IET6. Publicación solicitud y IET 7. Petición examen previo 8. Oposiciones 9. Traslado al solicitante del resultado del examen previo, de las posibles nuevas7. Publicación reanudación por el reivindicaciones y en su caso, P. G. de concesión de las oposiciones8. Traslado de observaciones de 10. Contestación del solicitante al terceros examen/oposiciones9. Examen modificaciones y 11. Resolución motivada de la concesión de la patente OEPM y traslado al solicitante 12. Denegación/concesión 7
  • Dentro de los requisitos necesarios para obtener fecha depresentación están:(Art.22.1 LP + art. 14.1 RD +directrices) a) Una declaración por la que se solicite una patente que contenga, al menos, la enunciación del título de la invención, b) Los datos de identificación del solicitante o su representante c) Una descripción, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley. d) Una o varias reivindicaciones (a diferencia del PLT) El justificante de pago de la tasa correspondiente. Idioma: CASTELLANO (Art. 21.4 LP) 8
  • PRESENTACION ADMINSION A EXAMEN FORMAL SOLICITUD TRAMITE Y TECNICOLÍMITE TEMPORALContestación al suspenso DENEGACION CONTINUACION AL PROCEDIMIENTOtras el examen formal y técnico Y PETICION IETContestación al IET yobservaciones de terceros INFORME DEL RETIRADA ESTADO DE LAPetición de procedimiento TECNICA Y OPINION ESCRITAcon examen previoContestación a lasobjeciones del examen previo: SOLICITUD PROCEDIMIENTO SOLICITUD PROCEDIMIENTO GENERAL DE EXAMEN PREVIO -descripción y CONCESION OBSERVACIONES reivindicaciones. DE TERCEROS OPOSICIONES -no deben referirse a elementos que no TRASLADO EXAMEN PREVIO OBSERVACIONES hayan sido objeto de DE TERCEROS búsqueda -dos momentos: contestación a la CONCESION DE LA CONCESION DE LA DENEGACION notificación del examen PATENTE PATENTE y de las oposiciones y al contestar a la 9 resolución motivada. PROCEDIMIENTO EN LA OEPM
  • EXAMEN FORMAL Y TÉCNICO (Art. 31 LP) En caso de defectos: SUSPENSO (Art. 31.3 LP)  modificar reivindicaciones 2 meses (Art.18 RD)  dividir la solicitudEXAMEN FORMAL Y TÉCNICO Si no contesta: denegación (Art. 31.4 LP + art. 23RD) (art. 24RD) 1. motivación y notificación al solicitante 2. publicación en el BOPI (Directrices de examen) Si contesta pero no subsana: el examinador deberá considerar la conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanación. Contesta y subsana: CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO + comunicación necesidad de PETICIÓN DE IET (Art.31.5 LP) No defectos 10
  • (Art. 36.2 LP) Una vez finalizadoel plazo otorgado a terceros parala presentación deobservaciones al IET, se darátraslado de los escritospresentados al solicitante paraque en el plazoreglamentariamente establecidoal efecto formule lasobservaciones que estimepertinentes al IET, haga loscomentarios que crea oportunosfrente a las observacionespresentadas por los terceros, ymodifique, si lo estimaconveniente, lasreivindicaciones. 12
  • Directrices: Si se han producido modificaciones dereivindicaciones y éstas no sonadmitidas el examinador lo notificará alsolicitante mediante una comunicaciónmotivada otorgándole un plazo de diezdías a efectos de alegaciones. Finalizadoeste plazo, se procederá a la resolucióndefinitiva (concesión). POSIBLES MOTIVOS: La modificación supone un aumento del contenido de la solicitud. La modificación supone una alteración del objeto de la solicitud. La modificación da lugar a una falta de unidad de invención.  Otros: -el nuevo juego de reivindicaciones adolece de falta de claridad o falta de base en la descripción -la modificación no ha sido objeto de búsqueda
  • (Art. 3 RD 812/2000) Modificaciónde las reivindicaciones.1.Cuando el solicitante formule lapetición de examen, … mantendrá modificar lasla posibilidad dereivindicaciones,presentando, junto con el escrito depetición de examen, un nuevojuego de reivindicacionesmodificadas. Las reivindicacionesmodificadas no deberán referirsea elementos que no hayan sidoobjeto de búsqueda.2.Junto con la publicación de lapetición de examen se hará unamención, en su caso, a lamodificación de las reivindicacionesy se pondrá a disposición delpúblico el juego de reivindicacionesmodificado.
  • EXAMEN DE FONDO; CONTESTACIÓN DEL SOLICITANTE; DENEGACIÓN/CONCESIÓN En caso de objeciones/oposiciones: traslado de resultado de examen previo y oposiciones (Art. 6 RD 810/2000)  formular alegaciones  subsanar defectos formales 2 meses  modificar reivindicaciones y descripción subsana (Art. 39.8 LP)EXAMEN PREVIO Si contesta pero no subsana Resolución motivada negativa 1 mes (Art. 39.10 LP, (Art. 7 RD 810/2000) ) modificar reivindicaciones subsana CONCESIÓN no subsana No contesta (Art. 39.8 LP) DENEGACIÓN No objeciones ni oposiciones (Art. 39.7 LP) 15
  • MODELOS DE UTILIDAD(Art. 148 y 149 LP) Procedimiento de concesión CON OPOSICIONES Y SIN IET Suspenso 2 meses para contestar al suspenso: modificación de reivindicaciones Oposiciones 2 meses desde la publicación de la solicitud (alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción) + 2 meses para que el solicitante pueda alegar/subsanar/modificar reivindicaciones 16
  • RECURSO ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER SUBSANATORIOEn caso de haberse denegado la solicitud de patente omodelo de utilidad como resultado de no haber subsanadodeficiencias alegadas en el examen formal y técnico, elsolicitante podrá presentar recurso de alzada ante la OEPM.El recurso podrá acompañarse de un nuevo juego dereivindicaciones (y en su caso descripción modificada). Encaso de subsanar las objeciones motivadas por el área deexamen en la denegación de la solicitud podrá estimarse elrecurso, devolviendo el expediente al procedimiento paracontinuar con su tramitación. 17
  • ¿Se puede modificarreivindicaciones tras la concesión? 18
  • Modificación de reivindicaciones llevadas a cabo en unprocedimiento de nulidad de la patente (art. 112 LP) 19
  • Modificación de reivindicaciones por renuncia delsolicitante (art. 118 LP) 20
  • Modificación dereivindicaciones en elprocedimiento PCT 21
  • PROCEDIMIENTO PCT Modificación de reivindicaciones por el art. 19 PCT Modificación deEl solicitante Modificación de reivindicaciones parapresenta un reivindicaciones por el entrar en fasesjuego de art. 34 PCT nacionales o regionalesreivindicaciones art. 28 y 41 PCT * En algunos países entrada en fase nacional a los 31 meses 22
  • 23
  • LÍMITE MATERIAL No ampliar el objeto de protección de lasolicitudY además: Que se cumple el requisito de unidad de invención Claridad de las reivindicaciones modificadas Congruencia entre la descripción y las reivindicaciones Reivindicaciones modificadas con base en la descripción 24
  • 25
  • Modificación dereivindicaciones en elConvenio de PatenteEuropea 26
  • MODIFICACIONES DE REIVINDICACIONES ENEL CONVENIO DE PATENTE EUROPEA*No es necesario presentar reivindicaciones paraobtener fecha. Modificación de reivindicaciones tras el resultadodel informe de búsqueda (R86.2 EPC) Modificación de reivindicaciones durante elexamen previo (R86.3 EPC) Modificación de reivindicaciones como resultadode oposiciones. Modificación de reivindicaciones como resultadode recurso. Limitación de las reivindicaciones tras concesión.- que no se extienda la protección conferida por lasreivindicaciones concedidas. Validation in national offices PROCEDIMIENTO EN LA EPO
  • LÍMITE MATERIALArtículo 123(2) EPC: Una solicitud de patente europeao una patente europea no podrán modificarse demanera que su objeto exceda del contenido de lasolicitud tal como se ha presentado.La EPO contempla la realización de una búsquedaadicional en examen previo: Guidelines C IV 7.2, siempreque la materia añadida cumpla el requisito de unidad deinvención con la materia anteriormente reivindicada(R137(5) EPC).La R137(5) limita la incorporación de característicasque no hayan sido objeto de búsqueda, cuando lasnuevas reivindicaciones no cumplan el requisito deunidad de invención en relación a las reivindicaciones 28iniciales.
  • 29
  • ¡Muchas gracias por su atención! ¿alguna pregunta? amaya.ezcurra@oepm.es