Tip-toeing around IP issues in take-overs
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Tip-toeing around IP issues in take-overs

  • 537 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
537
On Slideshare
537
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Tip-toeing around IP issues in take-overs Lunch seminar 6 December 2012Annick Mottet Haugaard Peter De RyckOlivia Santantonio Kurt AertsBram Van Eeckhout
  • 2. Het team Corporate / M&A 2
  • 3. Samen met het team IP 3
  • 4. OverzichtI. Het due diligence processII. Intellectuele eigendomIII. IP aspecten van een due diligenceIV. Check list 4
  • 5. I. Het due diligence process 5
  • 6. Overzicht 1. Tijdslijn van een acquisitie 2. Remedies 3. Share deal vs. Asset deal 6
  • 7. 1. Tijdslijn van een acquisitie LoI SIGNING CLOSING 7
  • 8. 1. Tijdslijn van een acquisitie LoI SIGNING CLOSINGConfidentialiteit Exclusiviteit (?) 8
  • 9. 1. Tijdslijn van een acquisitie LoI SIGNING CLOSING Vendor Due Pre-acquisition Post-acquisition Diligence DD DD 9
  • 10. 2. Remedies  Deal breakers  walk-away  Prijsaanpassing  Opschortende voorwaarden tot Closing  Post-Closing verbintenissen  Specific indemnities  Algemene verklaringen en waarborgen (belang van disclosures) 10
  • 11. 3. Share deal vs. Asset deal “Ik heb een handelsfonds aangekocht. De belangrijkste actiefbestanddelen zijn echter de IP-rechten.” 11
  • 12. 3. Share deal vs. Asset deal  Aandelentransactie  Overname van target en alle bestaande risico’s  Due diligence  Verklaringen en waarborgen – bijzondere schadeloosstellingen  Beperkingen aan de schadeloosstelling? Zekerheden? 12
  • 13. 3. Share deal vs. Asset deal  Aandelentransactie  Voordelen op vlak van fiscaliteit:  Gebruik van de eventuele fiscaal overgedragen verliezen.  Geen meerwaardebelasting principieel  Uitzonderingen (Di Rupo-maatregelen bij speculatieve meerwaarden)  Nadelen op vlak van fiscaliteit:  Koper neemt alle fiscale eigenschappen en risico’s van het target over  Geen fiscale step-up 13
  • 14. 3. Share deal vs. Asset deal  Activatransactie  Belangrijkste voordelen:  “Cherry-picking” en due diligence enkel op de betrokken activa en passiva  Fiscaliteit: de koper kan activa afschrijven op basis van de koopprijs, goodwill is aftrekbaar en er is geen overdracht van belastingsschulden (art. 442bis WIB toepasselijk) 14
  • 15. 3. Share deal vs. Asset deal  Activatransactie  Belangrijkste nadelen:  Fiscaliteit: meerwaardebelasting, registratierechten voor vastgoed, BTW  Nieuwe registraties: IP, personeel, vastgoed, huurovereenkomsten,…  Problematiek van clausule van niet-overdraagbaarheid en intuitu personae  Hoofdelijke gehoudenheid van koper en verkoper voor de betaling van belastingen in hoofde van de verkoper – oplossing: belastingscertificaten  Koopprijs valt vaak niet onmiddellijk bij de gewenste vennootschap en een verdere upstreaming veroorzaakt tax leakage  Risico’s met betrekking tot fiscaal overgedragen verliezen bij de verkoper 15
  • 16. II. Intellectuele eigendom 16
  • 17. Algemene principes  Vrijheid van handel en concurrentie  Vrijheid van kopie  Uitzonderingen  Oneerlijke concurrentie  Intellectuele eigendomsrechten 17
  • 18. Algemene principes  Eigendom  onbeperkt recht op materiële voorwerpen  Intellectuele eigendom  exclusieve rechten om geestproducties te exploiteren (monopolie)  ! Beperkt in de tijd en territoriaal  Toestemming van de titularis nodig voor sommige handelingen (kopie, reproductie, mededeling)  Doelstelling: 1. Innovatie en creativiteit bevorderen 2. Investeringen stimuleren 18
  • 19. Twee belangrijke categorieën  Literaire en artistieke eigendomsrechten (soft IP)  Auteursrecht (A)  Software (B)  Databanken (C)  Industriële eigendomsrechten (hard IP)  Tekeningen en modellen (D)  Octrooien (E)  Merken (F)  Domeinnamen (G)  …  Know-How (H)? 19
  • 20. A. Auteursrechten 20
  • 21. Voorwerp van de Beschermings- Beschermings- Titularis bescherming vereisten omvangLiteraire en 1. Concrete vorm 1.Vermogensrechten: Auteur: makerartistieke werken (geen ideeën) exploitatierechten – (fysieke persoon) overdraagbaar 2. Originaliteit Meerdere (stempel van de 2. Morele rechten: auteurs: auteur) recht van vaderschap, verdeelbaar of eerbied en onverdeelbaar Geen vereiste bekendmaking – niet werk formaliteiten overdraagbaar 3. Duur: tot 70 jaar na overlijden van de auteur 21
  • 22. B. Software 22
  • 23. Voorwerp van de Beschermings- Beschermings- Titularis bescherming vereisten omvangSoftware met 1. Concrete vorm 1.Vermogensrechten: Auteur: makerinbegrip van (geen ideeën) exploitatierechten – (fysieke persoon)voorbereidend overdraagbaarmateriaal 2. Originaliteit Meerdere auteurs:(gelijkgesteld aan (stempel van de 2. Morele rechten: verdeelbaar ofliteraire werken) auteur) recht van onverdeelbaar vaderschap, eerbied werk Geen vereiste en bekendmaking – formaliteiten niet overdraagbaar 3. Duur: tot 70 jaar na overlijden van de auteur 23
  • 24. C. Databanken 24
  • 25. Bescherming op grond van het auteursrechtVoorwerp van de Beschermings- Beschermings- Titularis bescherming vereisten omvangVerzameling van 1.Vorm 1.Vermogensrechten: Auteur: makerzelfstandige (weergave) van de exploitatierechten – (fysieke persoon)elementen, databank overdraagbaarsystematisch Meerdere auteurs:geordend en 2. Concrete vorm: 2. Morele rechten: verdeelbaar ofafzonderlijk originaliteit recht van vaderschap, onverdeelbaartoegankelijk op eerbied en werk bekendmaking – niet Geen vereiste overdraagbaar formaliteiten 3. Duur: tot 70 jaar na overlijden van de auteur 25
  • 26. Sui generis bescherming Voorwerp van de Beschermings- Beschermings- Titularis bescherming vereisten omvangVerzameling van Weergave van de 1. Verbod van Producent:zelfstandige databank: opvraging en 1. Initiatiefnemerelementen, substantiële hergebruik van 2. Drager van hetsystematisch investering in de geheel of deel risico van degeordend en verkrijging, controle investeringenafzonderlijk of presentatie 2. Duur: 15 jaar natoegankelijk de voltooiing of ter beschikkingstelling Geen vereiste van het publiek formaliteiten (hernieuwbaar na elke substantiële investering) 26
  • 27. D. Tekeningen en modellen 27
  • 28. Voorwerp van de Beschermings- Beschermings- Titularis bescherming vereisten omvangHet uiterlijk van 1. Nieuwheid (geen 1.Vermogensrechten: Maker (meestaleen voortbrengsel enkele exploitatierechten fysieke persoon)of een deel er van verspreiding van een = model) 2. Geen morele Indien meerdere rechten makers: mede- 2. Eigen karakter (indien eigendom (≠ totaalindruk) Beneluxmodel) 3. Depot vereist 3. Duur: 5 jaar maar (uitzondering: niet- 4 maal hernieuwbaar geregistreerd gemeenschapsmo del) 28
  • 29. E. Octrooien 29
  • 30. Voorwerp van de Beschermings- Beschermings- Titularis bescherming vereisten omvangTechnische 1. Uitvinding 1. Vermogensrechten: Uitvinderoplossing voor een exploitatierechtentechnisch 2. Nieuwheidprobleem 2. Morele rechten 3. Uitvinders- (recht op werkzaamheid naamsvermelding van uitvinder) 4. Industriële toepasbaarheid 3. Duur: 20 jaar (!jaarlijkse taksen) 5. Registratie vereist 30
  • 31. F. Merken 31
  • 32. Voorwerp van de Beschermings- Beschermings- Titularis bescherming vereisten omvangTeken 1. Onderscheidend 1. Verbod op Deposant(woordmerk, vermogen gebruik van een =beeldmerk, semi- teken of soortgelijkfiguratief merk, 2. Geoorloofd tekenkleurmerk, drie- (specialiteits-dimensioneel 3. Beschikbaar beginsel!)merk, klankmerk,geurmerk) 4. Registratie 2. Duur: 10 jaar onbeperkt hernieuwbaar 32
  • 33. G. Domeinnamen 33
  • 34. Voorwerp van de Beschermings- Beschermings- Titularis bescherming vereisten omvangUnieke naam 1. Beschikbaar 1. Gebruiksrecht Deposantvoor een bedrijf oforganisatie om 2. Technische criteria 2. Duur: 1 jaarhen een identiteit (aantal karakters, (onbeperktop het internet te koppelteken) hernieuwbaar)geven 3. Registratie+ Extensie(.be; ;.org …) 34
  • 35. H. Know-how  Bescherming door contracten (confidentialiteit en niet- concurrentie), de WMPC, de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, artikel 309 Sw.  I-depot? 35
  • 36. III. IP aspecten van een due diligence
  • 37. Overzicht  Algemene leidraad  Concrete voorbeelden – 4 thema’s 1. Titulariteit 2. Omvang 3. Hangende geschillen 4. Andere  Methodiek  Problemen  Risico’s  Oplossingen 37
  • 38. Algemene leidraad  Identificatie van IER vs. identificatie van overeenkomsten mbt overdracht of gebruik van IER R&D / onderzoeks-, IP transfer -, licentie-, outsourcing-, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten voor de levering van diensten 38
  • 39. 1. Titulariteit LOI 39
  • 40. 1. Titulariteit  Problemen  Niet of niet-rechtsgeldig geregistreerde IER  Vennootschapsgroepen: niet alle IER zijn gecentraliseerd in de target company  Vereiste contractuele overdracht van IER bij werknemers of bij werk op bestelling ontbreekt of is onvolledig (bijv. eigendomsvoorbehoud)  Licenties (gebruiksrechten) zijn onjuist, onvolledig, ontoereikend, LOI bevatten een “change of control” clausule of de licentievergoedingen zijn niet betaald  De toegang tot de broncode van maatwerksoftware is niet geregeld  Risico’s  Oplossingen 40
  • 41. 1. Titulariteit  Titulariteit bij werknemers en werk op bestelling bij gebreke aan contractuele regeling “Soft” IER “Hard” IERType LOI Auteurs Software- Databan- Tekeningen- Octrooi- Merken-relatie -recht recht krecht en modellen- recht recht rechtArbeids- Werk- Werkgever Werk- Werkgever Werknemer Deposantovereen- nemer geverkomstWerk op Maker Maker Opdracht- Opdracht- Uitvinder Deposantbestelling gever gever 41
  • 42. 1. Titulariteit  Problemen  Risico’s:  Geen of onvolledige toegang tot IER: overgenomen business kan niet (goed) worden verdergezet  Hold-up situaties: post transaction regeling van IER issues geeft LOI aanleiding tot vraag om extra en vaak onbillijke (overdrachts/regularisatie)vergoedingen  Aansprakelijkheid voor niet-betaalde licentievergoedingen  Oplossingen 42
  • 43. 1. Titulariteit Oplossingen Precisering Deal breaker X  IER cruciaal voor de business Prijsaanpassing X  IER van ondergeschikt belang Opschortende X  Alsnog of rechtzetten depot van te registreren voorwaarde tot IER Closing  Centraliseren van IER in de target (of in een vennootschap gecontroleerd door de target) LOI  Opstellen en (laten) ondertekenen van de nodige overdrachtsclausules  Regulariseren van de licentieovereenkomsten  Software: opstellen escrowovereenkomst Post-Closing X  Ook mogelijk, ahv Transition Services Agreement Specific indemnities Verklaringen en X  “Alle licentievergoedingen zijn betaald” waarborgen  Vrijwaring 43
  • 44. 2. Beschermingsomvang 1. Als titularis a) Formaliteiten b) Duur c) Territoriale bescherming d) Beschermd object e) Nakoming van verplichtingen 2. Als licentienemer a) Formaliteiten b) Materiële en territoriale bescherming c) Change of Control clausule d) Overdraagbaarheid van de overeenkomst 44
  • 45. 1. Als titularis 45
  • 46. a) Formaliteiten Soort recht Formaliteit OnderzoekAuteursrecht GeenSoftwareDatabankDatabank recht Geen(sui generis)Tekeningen- en modellenrecht Registratie Formeel onderzoek (in principe)Octrooirecht Registratie Formeel onderzoek en ten grondeMerkenrecht Registratie Formeel onderzoek en ten grondeDomeinnamen Registratie Formeel onderzoek 46
  • 47. a) Formaliteiten  Problemen  Recht is nog niet geregistreerd (formeel onderzoek of onderzoek ten gronde hangende; oppositie mogelijk door een derde voor merken)  Geen effectieve bescherming  Risico’s  Eventuele weigering van bescherming  Minderwaarde  Oplossingen 47
  • 48. a) Formaliteiten Oplossingen Precisering Deal breaker Prijsaanpassing X Een niet geregistreerd IER is minder waard Opschortende X Overgaan tot registratie voorwaarden tot Closing LOI X Opvolging van de procedure tot aan de registratie verzekeren Post-Closing Specific indemnities Verklaringen en waarborgen 48
  • 49. b) Duur Soort recht Duur Auteursrecht 70 jaar na overlijden van de auteur Software Databank Databank recht 15 jaar na voltooiing / terbeschikkingstelling (sui generis) van het publiek Tekeningen- en modellenrecht 5 jaar (4 maal hernieuwbaar) Octrooirecht 20 jaar Merkenrecht 10 jaar (onbeperkt hernieuwbaar) Domeinnamen 1 jaar (onbeperkt hernieuwbaar) 49
  • 50. b) Duur  Problemen  Recht is verstreken of bijna verstreken  Registratie binnenkort te vernieuwen  Risico  Verlies van monopolie  Oplossingen 50
  • 51. b) Duur Oplossingen Precisering Deal breaker X Indien het recht is verstreken of binnenkort in het openbaar domein valt en cruciaal is Prijsaanpassing X Indien het recht binnenkort in het openbaar domein valt Opschortende voorwaarde LOI X Overgaan tot hernieuwing van de rechten die tot Closing voor de Closing vervallen Post-Closing Specific indemnities Verklaringen en waarborgen 51
  • 52. c) Territoriale bescherming Soort recht TerritoriumAuteursrecht België (+ verdragsluitende staten bij de ConventieSoftware van Bern)DatabankDatabank recht 1. België; 2. Andere(sui generis)Tekeningen- en 1. Benelux; 2. Gemeenschap (EU); 3. Internationaalmodellenrecht met aanduiding van land ; 4. AndereOctrooirecht 1. België 2. EU of internationaal met aanduiding van land 3. AndereMerkenrecht 1. Benelux; 2. Gemeenschap (EU); 3. Internationaal met aanduiding van land; 4. AndereDomeinnamen 1. België 2. Europees 3. Andere (in functie van omvang) 52
  • 53. c) Territoriale bescherming  Probleem  Geen bescherming in strategische landen  Risico  Kopie  Oplossingen 53
  • 54. c) Territoriale bescherming Oplossing Precisering Deal breaker X Indien men onmogelijk nog bescherming kan bekomen in het betreffende land en wanneer het risico op kopie te groot is Prijsaanpassing X Indien men onmogelijk nog bescherming kan bekomen maar het werk niet noodzakelijk is LOI Opschortende voorwaarde X Vraag tot registratie in bijkomende landen tot Closing Post-Closing X Opvolging van de procedure tot aan de registratie verzekeren Specific indemnities Verklaringen en X waarborgen 54
  • 55. d) Beschermd voorwerp Soort recht Voorwerp Auteursrecht Werk? Software Databank Databank recht Inhoud? (sui generis) Tekeningen- en modellenrecht Welke voortbrengselen? Octrooirecht Welke aanspraken? Merkenrecht Welke producten / diensten? Domeinnamen Naam van de onderneming? Andere? 55
  • 56. d) Beschermd voorwerp  Probleem  Inadequate bescherming  Risico  De business is niet beschermd  Oplossingen 56
  • 57. d) Beschermd voorwerp Oplossingen Precisering Deal breaker X Indien men onmogelijk nog bescherming kan bekomen Prijsaanpassing Opschortende voorwaarde LOI X  Vraag tot registratie voor de goederen / tot Closing diensten – relevante domeinnamen  Vraag tot depot van relevant octrooi Post-Closing X Opvolging van de procedure tot aan de registratie verzekeren Specific indemnities Verklaringen en waarborgen X 57
  • 58. e) Nakoming van verplichtingen Soort recht Verplichtingen Auteursrecht Software - Databank Databank recht - (sui generis) Tekeningen- en modellenrecht - Octrooirecht Betaling van jaarlijkse taksen Merkenrecht Verplicht gebruik na 5 jaar Domeinnamen - 58
  • 59. e) Nakoming van verplichtingen  Problemen  Niet gebruikt merk  Taksen voor het octrooi zijn niet betaald  Risico  Verval verlies van monopolie  Oplossingen 59
  • 60. e) Nakoming van verplichtingenOplossingen PreciseringDeal breaker X Indien men onmogelijk nog de bijdragen kan betalen en het octrooi onmisbaar isPrijsaanpassing X Indien men onmogelijk nog de bijdragen kan betalen en het octrooi niet noodzakelijk is LOIOpschortende voorwaarde X  Het teken onmiddellijk beginnen te gebruikentot Closing  Onmiddellijk taksen betalenPost-ClosingSpecific indemnitiesVerklaringen en waarborgen 60
  • 61. 2. Als licentienemer 61
  • 62. a) Formaliteiten  Problemen  Geen geschreven contract  Geen mededeling aan het respectievelijk Bureau  Risico’s  Nietigheid van de licentieovereenkomst  Niet-tegenstelbaarheid van de licentieovereenkomst  Oplossingen 62
  • 63. a) FormaliteitenOplossingen PreciseringDeal breakerPrijsaanpassingOpschortende voorwaarde X  Opstellen van een licentieovereenkomsttot Closing  Overeenkomst meedelen aan het LOI respectievelijk BureauPost-ClosingSpecific indemnitiesVerklaringen en waarborgen 63
  • 64. b) Materiële en territoriale bescherming  Problemen  Niet-exclusieve licentie  Termijn is te kort of onbepaald  Beperkt gebied  Hoge royalties  Beperkt gebruik  Gebrek aan waarborg omtrent bestaan en geldigheid van het recht  Risico’s  Te beperkt gebruiksrecht  Te hoge kost  Gebrek aan zekerheid  Oplossingen 64
  • 65. b) Materiële en territoriale bescherming Oplossingen Precisering Deal breaker Prijsaanpassing X Opschortende voorwaarde X Aanpassing van de licentieovereenkomst tot Closing LOI onderhandelen Post-Closing X Aanpassing van de licentieovereenkomst onderhandelen Specific indemnities Verklaringen en waarborgen 65
  • 66. c) Change of Control clausule  Probleem  In geval van share deal  Risico  Weigering tot overdracht van de overeenkomst  Oplossingen 66
  • 67. c) Change of Control clausule Oplossingen Precisering Deal breaker Prijsaanpassing Opschortende voorwaarde X Akkoord bekomen van de titularis omtrent de tot Closing LOI overdracht van de overeenkomst Post-Closing Specific indemnities Verklaringen en waarborgen 67
  • 68. d) Overdraagbaarheid van de overeenkomst  Probleem  In geval van asset deal  Risico  Weigering tot overdracht  Oplossingen 68
  • 69. d) Overdraagbaarheid van de overeenkomst Oplossingen Precisering Deal breaker Prijsaanpassing Opschortende voorwaarde X Akkoord bekomen van de titularis omtrent de tot Closing LOI overdracht van de overeenkomst Post-Closing Specific indemnities Verklaringen en waarborgen 69
  • 70. 3. Hangende geschillen  Problemen  Voor de registratie  Omtrent geldigheid, gebruik  Na de registratie  Omtrent geldigheid, titulariteit , gebruik  Indien bescherming zonder registratie  Omtrent geldigheid, titulariteit, gebruik  Risico  Monopolie in gevaar  Oplossingen 70
  • 71. 3. Hangende geschillen Oplossingen Precisering Deal breaker Prijsaanpassing Opschortende voorwaarde tot Closing LOI Post-Closing X  Opvolging van de procedure verzekeren  Het totaal van de kosten verbonden aan de procedure ten laste nemen Specific indemnities X In functie van de uitkomst van het geschil Verklaringen en waarborgen X 71
  • 72. 4. Andere LOI 72
  • 73. 4. Andere  Problemen 1. Op de IER is een octrooi- , merkpand of pand op handelszaak (auteursrecht, software, databank incl.) of andere zakelijke zekerheid gevestigd! 2. Bescherming van niet-beschermde know how ?  Risico’s LOI 1. Gebruik van / beschikking over IER is ernstig bezwaard:  Vb. bezitsrecht, recht royalties te innen van mogelijke licenties, retentierecht, recht op uitwinning (beslag en verkoop), voorrecht in hoofde van de pandhoudende schuldeiser 2. Concurrentie op grond van niet beschermde know how door ex- werknemers of zelfstandige dienstverleners  Oplossingen 73
  • 74. 4. Zakelijke zekerheden / Know howOplossingen PreciseringDeal breakerPrijsaanpassingOpschortende X 1. Target moet bezwarende schuld vereffenenvoorwaarde tot Bekomen verklaring van schuldeiser dat zakelijkeClosing zekerheid niet langer geldt Schrappen van ingeschreven zakelijke rechten in de LOI verschillende registers X 2. Opstellen en (laten) ondertekenen van de nodige confidentialiteits- en niet-concurrentieovereenkomsten (werknemers en zelfstandige dienstverleners)Post-Closing X 1. Hierboven beschreven acties ook Post-Closing mogelijkSpecificindemnitiesVerklaringen enwaarborgen 74
  • 75. IV. Checklist 75
  • 76. Due diligence checklist: IP rights (includingevidencing documents) (1/2) 1) Applied or registered trade marks/trade names 2) Applied or registered designs and models 3) Applied or registered patents 4) Copyrights 5) Unregistered designs and models 6) Softwares 76
  • 77. Due diligence checklist: IP rights (includingevidencing documents) (2/2) 7) Database 8) Domain names 9) License agreements with respect to intellectual property rights (as licensor or licensee) 10) Any other agreements including intellectual property clauses (consultancy agreement, employment agreement, ...) 11) Any security on the intellectual property rights 12) Any confidentiality and non-competition agreements (know how) 77
  • 78. Vragen?© Lydian, december 2012. Deze presentatie verstrekt enkel algemene informatie en houdt geenadvies in. 78