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Guide à l'attention des PME de l'industrie européenne de la céramique portant sur les DPI en Chine
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Guide à l'attention des PME de l'industrie européenne de la céramique portant sur les DPI en Chine

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Ce guide personnalisé du droit de PI destiné aux PME dans l'industrie céramique couvre les aspects du droit de PI les plus appropriés pour votre entreprise, et comment vous pouvez protéger vos droits.

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  • 1. Un projet financé par l’Union européenne Guide à l'attention des PME de l'industrie européenne de la céramique portant sur les DPI en Chine  1. Introduction aux droits de propriété industrielle et intellectuelle (DPI) en Chine à l’attention des PME qui opèrent dans l'industrie européenne de la céramique L'industrie européenne de la céramique est diversifiée en termes de produits, de technologie et d’utilisation finale et se caractérise par un grand nombre de PME qui fabriquent des produits en céramique uniques. Ces dernières années, cette industrie a connu un afflux de produits comparables en céramique bon marché, lesquels constituent, parfois, des copies de ceux conçus au sein de l'Union européenne. Un nombre important de ces produits au design européen « copié » sont importés de Chine. À mesure que ces importations augmentent, le système chinois de protection et de mise en œuvre des droits de propriété industrielle et intellectuelle (DPI) va jouer un rôle de plus en plus crucial dans l'aide apportée aux PME européennes pour la protection de leurs produits sur leurs marchés domestiques. Défendre ses DPI peut constituer un défi et demande un engagement dans une stratégie de protection de ces derniers et cela tant dans votre pays que dans le pays à l'origine des contrefaçons. Les PME qui ne sont pas actives sur le marché intérieur chinois et même celles qui ne projettent pas de pénétrer ce marché à l’avenir, doivent cependant envisager de protéger et d'acquérir des droits de propriété industrielle et intellectuelle en Chine, afin de mettre un frein aux importations à leur source, avant qu'elles n’atteignent leurs différents pays de commercialisation. 2. Les principaux aspects des DPI relatifs à l'Industrie de la céramique Les catégories de DPI se rapportant à l'industrie de la céramique en Chine sont les marques de fabrique, le droit d’auteur (ou « copyright »), les brevets d'invention et les modèles d'utilité. Par ailleurs, dans certaines circonstances, des actions en concurrence déloyale peuvent aussi s'appliquer. Bien que les lois et réglementations chinoises se rapportant à la concurrence déloyale puissent offrir une protection à l’encontre de certains agissements, tels que la copie des habillages commerciaux, il convient de ne pas se reposer sur ces dernières comme première ligne de défense. Afin de protéger vos DPI en Chine, vous devez faire enregistrer vos droits. i. Les brevets sur les dessins et modèles Les dessins et modèles et le caractère distinctif constituent des éléments importants pour certains produits en céramique et particulièrement ceux à destination des consommateurs (par ex : les articles de décoration, la vaisselle, les articles de salle de bains et pour les toilettes, etc.). En tant que leaders dans le design de produits, les producteurs européens doivent relever le défi de la conservation et de la protection de cet avantage. Cela commence par l'acquisition en Chine de droits leur permettant de protéger leurs designs uniques. En Chine, les dessins et modèles peuvent être protégés par un enregistrement couvert par la loi relative aux brevets. Les « brevets sur les dessins et modèles » ainsi désignés protègent les dessins et modèles originaux se rapportant à la forme ou au motif d'un objet, ce qui signifie que l'apparence extérieure des produits en céramique peut être protégée par l'un de ces brevets. Les brevets de modèles sont généralement accordés dans un délai de 9 à 12 mois et pour une durée de 10 ans. Il importe de noter que dans l'éventualité où un dessin ou modèle identique ou similaire serait rendu public à quelque endroit que ce soit dans le monde et notoirement disponible pour une utilisation en Chine (et à compter du 1er octobre 2009, date à laquelle le troisième amendement à la loi relative aux brevets entrera en vigueur, n'importe où dans le monde), ou encore si le modèle venait à entrer en conflit avec des droits de tiers antérieurement établis, les droits sur le dessin et modèle seraient susceptibles d’annulation. En d'autres termes, si votre produit est déjà présent sur le marché, il est plus qu'improbable qu'un droit de propriété se rapportant à un dessin et modèle qui aurait été déposé a posteriori soit considéré valable. La leçon à retenir ici c’est qu'il convient de toujours enregistrer vos droits de brevets sur les dessins et modèles avant de mettre votre produit sur le marché. ii. Les marques de fabrique En Chine, une marque de fabrique peut être protégée par un enregistrement effectué dans le cadre de la loi relative aux marques de fabrique. La protection s'étend sur une durée initiale de 10 ans et peut être renouvelée de manière indéfinie, par périodes successives de 10 ans. Cependant, le dépôt d'une marque de fabrique peut nécessiter de 2 à 3 ans. Les personnes ou les entités étrangères cherchant à déposer leur(s) marque(s) de fabrique doivent mandater un agent chinois spécialisé dans ce domaine, afin qu'il dépose un dossier de candidature en leur nom (ou © Communautés européennes, 2008. Reproduction autorisée sous réserve de l’indication de la source.                                                                      1 
  • 2. Un projet financé par l’Union européenne alternativement, elles peuvent s'enregistrer par l'intermédiaire du « système de Madrid », selon les modalités évoquées ci-dessous). Afin que les fabricants de céramique puissent intenter des actions en justice contre les contrefacteurs, ceux-ci doivent enregistrer leurs marques de fabrique en Chine ou obtenir un enregistrement équivalent par l'intermédiaire du système de Madrid. Le système chinois repose sur le principe de la date de dépôt la plus ancienne (« first-to-file », en anglais), ce qui implique que la loi protège la première personne à déposer une marque de fabrique et non pas celle à en avoir fait usage. C'est pourquoi, les marques de fabrique non déposées ne sont pas protégées, sauf dans des situations très limitées (par exemple, si ces dernières sont considérées comme « notoires » en Chine). La notoriété d’une marque ne peut être reconnue, en Chine, que dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, telle qu’une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, une action en annulation ou dans le cadre de poursuites en contrefaçon, procédures toutes concernant lesquelles les exigences en matière de preuve sont lourdes, coûteuses et chronophages. Il est donc recommandé que la marque correspondante et, le cas échéant, sa version chinoise soient enregistrées en Chine. Une utilisation stratégique des marques de fabrique peut se révéler particulièrement importante lorsque le dessin et modèle d'un produit n'a pas été enregistré. Les marques de fabrique en relief ou les marques qui font partie intégrante d’un dessin et modèle compliquent la tâche aux contrefacteurs, rendant difficile la différenciation entre les éléments fonctionnels nécessaires et les éléments non essentiels de la marque. Certains contrefacteurs peuvent ne pas être aussi précautionneux quant à l'altération des éléments de marque si ces derniers sont intimement imbriqués dans le modèle et par là même, copier le modèle peut impliquer copier la marque. Si de telles marques sont déposées en Chine, elles confèrent aux fabricants de céramiques des droits légaux leur permettant de protéger leurs produits. Si une marque est déjà déposée en Chine, elle peut cependant être frappée de nullité si elle n'a pas été exploitée par son propriétaire pendant plus de trois années consécutives. Il est donc recommandé aux propriétaires des marques de fabrique de faire usage de leurs marques en Chine et de garder des preuves suffisantes de leur exploitation. Le Système de Madrid La Chine est signataire de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, ainsi que du Protocole de Madrid (désignés collectivement sous le nom de Système de Madrid). Dans le cadre de ce système, le titulaire d'une marque de fabrique dans un pays signataire peut, en constituant un seul dossier, déposer une demande en vue de l'enregistrement de ses droits sur une marque de fabrique dans le reste des pays signataires du système de Madrid. Si la Chine est mentionnée dans la demande, l’office en charge des marques de fabrique de ce dernier pays examinera la marque selon ses propres lois relatives à ce type de droits. Si l’office n'émet aucune objection quant à la demande dans les délais qui lui sont impartis à cet effet, la marque sera enregistrée en Chine. iii. Le droit d’auteur (« copyright ») Le copyright ou droit d'auteur protège les expressions créatives ou artistiques d'une idée. Les poupées en porcelaine, les motifs de carrelage, les vases ou encore les tasses et autres articles du genre peuvent facilement être compris et vus en tant qu'œuvres d'art alors que les lavabos des salles de bains, les toilettes, les pipes en terre et les tuiles de toit peuvent (ou non, en fonction de leur niveau de mérite artistique) être perçus comme des objets purement fonctionnels, dépourvus de toute originalité. Cependant, même ces derniers produits peuvent comporter un certain degré de créativité et se voir conférer un certain degré de protection par le droit d'auteur. La protection par le droit d'auteur pourra éventuellement s'appliquer à l'œuvre, mais s'arrêterait alors à ses aspects dictés par sa fonctionnalité. Contrairement aux brevets et aux marques déposées, la propriété intellectuelle relevant du droit d'auteur s'applique automatiquement, lorsqu'une œuvre originale est créée et l'enregistrement n'est pas nécessaire pour que l'œuvre soit protégée, la Chine étant signataire à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Il est toutefois recommandé d'enregistrer volontairement vos droits d'auteur en Chine car, lorsqu'un différend en matière de droit d'auteur survient, l'enregistrement constitue une preuve prima facie de la persistance du droit d'auteur dans l'œuvre et du fait que le registrant déclaré est bien le titulaire de celui-ci. L'enregistrement prend environ de 2 à 3 mois. En pratique, un certificat d'enregistrement sera aussi exigé dans la plupart des cas, lorsque le titulaire du droit d'auteur souhaite exercer un recours administratif en présence d’une violation de ses droits. Généralement, la durée de protection du droit d'auteur correspond à la durée de vie de l'auteur, à laquelle il convient d’ajouter 50 ans. Les œuvres des entreprises sont protégées pour une durée de 50 ans à compter de la date de leur première publication. © Communautés européennes, 2008. Reproduction autorisée sous réserve de l’indication de la source.                                                                      2 
  • 3. Un projet financé par l’Union européenne iv. Les brevets d'invention Le recours aux nouvelles technologies dans les processus de production est monnaie courante dans la fabrication de céramiques. Comme sous la loi relative aux marques de fabrique, toute personne ou entité étrangères ne disposant pas d'une société constituée et immatriculée en Chine qui souhaiteraient déposer un brevet, devront s'adjoindre les services d'un mandataire chinois autorisé afin de déposer leur demande. On peut déposer un brevet d'invention pour un produit ou un processus nouveau ou amélioré (à savoir, un produit ou un processus qui possède ou contient des nouveaux aspects techniques ou fonctionnels), ce dernier concédant à son titulaire le droit exclusif, pendant une période de 20 ans à compter de la date de dépôt, d'empêcher toute tierce partie de fabriquer, d'utiliser ou de vendre ladite invention sans autorisation. Les brevets d'invention sont déposés et examinés par le State Intellectual Property Office chinois (SIPO, ou institut national de la propriété intellectuelle chinois). L'examen en question peut durer de 2 à 4 ans à compter de la date de dépôt. v. Les brevets relatifs aux modèles d'utilité La loi chinoise reconnaît les brevets portant sur des modèles d'utilité, qui protègent les solutions techniques se rapportant à la forme ou la structure d'un produit, ou à une combinaison des deux (sans constituer un processus) destinées à une utilisation pratique. Les critères d'inventivité ne sont pas aussi stricts qu’en matière de brevets d'invention et les demandes d’enregistrement de brevets portant sur des modèles d'utilité ne sont pas examinées de manière approfondie par le SIPO, mais donnent lieu à une simple vérification visant à s'assurer que les formalités sont remplies. Les modèles d'utilité qui sont accordés sont officiellement publiés au journal du SIPO et le délai nécessaire à leur octroi est d'environ 12 mois. À l'instar des brevets afférents aux dessins et modèles, les brevets relatifs aux modèles d'utilité ont une durée de 10 ans. 3. Mise en œuvre des DPI en Chine En règle générale, les DPI susceptibles d'être associés aux produits en céramique sont les marques de fabrique, les brevets sur les dessins et modèles et les droits d'auteur. En matière de marque de fabrique, les options disponibles pour faire valoir vos droits sont généralement plus nombreuses que concernant les autres droits, en raison d'un certain nombre de considérations pratiques. Étant donné qu'en matière de droits de la propriété intellectuelle, de nombreuses lois délèguent la mise en œuvre de ces derniers à des autorités administratives spécifiques, la faisabilité d'une mise en œuvre administrative (comparativement à une procédure sur le plan civil) d'un droit précis dépendra des ressources, de l'attitude et des pouvoirs désignés de l'agence administrative en question. L'Administration for Industry and Commerce (AIC) locale, qui gère la mise en œuvre des droits relatifs aux marques de fabrique et les réclamations fondées sur des actes de concurrence déloyale semblerait disposer, en comparaison, de plus de ressources et d'expérience dans la gestion des cas impliquant une mise en œuvre de droits et disposerait en outre de la capacité à proposer une aide plus importante, alors que les bureaux locaux de la Patent Administration (PAB) et les branches locales de la National Copyright Administration (NCA), soit sont dépourvus du personnel et des ressources adéquats pour agir en cas de violation de DPI, soit ne disposent pas de l'autorité légale suffisante pour fournir des résultats satisfaisants (comme la destruction des produits contrefaisants). Aussi et d'une manière générale, si une marque de fabrique est contrefaite, le titulaire des DPI dispose d'un arsenal plus large en matière d'options lui permettant de faire valoir ses droits. La mise en œuvre des DPI en Chine s'articule généralement autour de deux versants : une voie administrative et une voie juridictionnelle civile (la voie juridictionnelle pénale n'est plus aussi largement utilisée que par le passé, mais elle sera décrite brièvement ci-après). En outre, des lettres de mise en demeure (« cease and desist »), des réclamations pendant la durée des foires commerciales et l'enregistrement de vos DPI auprès des douanes chinoises constituent autant d'autres options disponibles. Il convient de noter que lors d’une procédure visant à faire valoir vos droits, les contrefacteurs pourraient essayer de remettre en cause ces derniers en déposant, par exemple, des demandes en annulation de vos marques de fabrique ou encore des demandes en nullité de vos brevets. Mise en œuvre administrative Les autorités administratives chinoises disposent des pouvoirs d'exécution nécessaires, fondés sur les différentes lois relatives à la propriété industrielle et intellectuelle. Plus spécifiquement, l'AIC dispose de l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre les droits relatifs aux marques de fabrique, ainsi que pour gérer les réclamations portant sur des actes de concurrence déloyale. Le PAB, quant à lui, dispose de l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre les droits relatifs aux brevets d'invention, aux brevets afférents aux modèles d'utilité, ainsi qu’à ceux concernant les brevets sur les dessins et modèles. Le NCA traite les cas relevant du © Communautés européennes, 2008. Reproduction autorisée sous réserve de l’indication de la source.                                                                      3 
  • 4. Un projet financé par l’Union européenne droit d'auteur. En outre, le Technology Supervision Bureau (TSB) dispose des pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures dans certaines circonstances ayant trait à la qualité du produit, de même que dans les cas de contrefaçon de marque de fabrique. Le recours administratif est souvent considéré comme une méthode rapide et d'un bon intérêt économique pour traiter les cas de contrefaçon simples. Une telle méthode implique un dépôt de plainte auprès des autorités administratives pertinentes en charge de faire appliquer les droits de propriété industrielle et intellectuelle. L'AIC, le NCA, le PAB et le TSB disposent tous de l'autorité nécessaire pour procéder à des inspections auprès des contrefacteurs présumés et à l'exception de la plupart des PAB, ils disposent tous du pouvoir de saisir les produits contrefaisants et d'infliger des amendes. La nature des droits bafoués et la complexité de l’affaire détermineront le fait de savoir de quelle agence relève une situation factuelle donnée. Le système administratif est plus communément utilisé pour les cas de contrefaçons de marques de fabrique et de concurrence déloyale, dans le cadre desquels l'AIC local pourra saisir les articles contrefaisants et infliger des amendes. Bien que la voie administrative soit la plus efficace pour ces types de cas, certains contrefacteurs en série, d'une plus grande envergure, considèrent de telles mesures simplement comme « le prix à payer pour faire des affaires » et ne sont donc nullement dissuadés par ces dernières. Un recours sur le plan civil pourrait être souhaitable dans ces cas et si une infraction est d'importance ou complexe. Une mise en œuvre administrative pourrait être utilisée pour rassembler des preuves en vue d'une procédure civile ou de poursuites pénales (voir ci-dessous) et si l'inspection mettait au jour d'importantes informations en matière d'importation/exportation, les douanes pourraient être contactées afin d'empêcher les produits contrefaisants d'entrer ou de sortir de Chine. En matière de violation du droit d'auteur, à moins que l’affaire ne soit simple (à savoir, concernant des produits de communication audiovisuelle piratés ou des copies de livres à l'identique), le NCA local pourrait être peu enclin à agir. C'est pourquoi, la mise en œuvre des droits d'auteur en Chine s'exerce généralement par le biais de procédures civiles introduites auprès des tribunaux. Dans les cas relatifs aux violations de brevets, en raison des pouvoirs limités dont disposent les PAB locaux, l'effet dissuasif des mesures administratives est faible et ces organismes sont, le plus souvent, utilisés dans le but de contribuer à trouver une solution de médiation, à l'exception d'un nombre limité d'autorités comme celles de la province de Canton ou de Chongqing qui, à la différence de leurs homologues siégeant dans d'autres provinces, ont le pouvoir de saisir des produits contrefaisants et d'infliger des amendes. Les procédures civiles Une société peut entamer une procédure civile à l'encontre d'un contrefacteur auprès des tribunaux populaires, qui disposent de l'autorité nécessaire pour ordonner au contrefacteur de mettre un terme à l'infraction, de faire amende honorable et de dédommager le plaignant. Il convient de prendre un avis juridique avant de décider d'entamer une procédure civile. Faire valoir vos droits lors des salons commerciaux En Chine, les salons commerciaux disposent souvent de centres de réclamations spécifiques aux droits de propriété intellectuelle et industrielle, auprès desquels les sociétés peuvent signaler l'exposition de produits contrefaisants et les faire retirer de l'exposition, avec l'espoir d’empêcher leur vente et éventuellement, leur exportation. Les organisateurs des salons commerciaux dont la durée est supérieure à 3 jours sont tenus de mettre en place des centres de réclamations en propriété intellectuelle et industrielle dotés de personnel provenant des autorités locales administratives et de l'organisateur du salon. Bien que les salons commerciaux dont la durée n'excède pas 3 jours ne soient pas tenus par la loi de mettre en place de tels centres de réclamations, en pratique, de plus en plus d'organisateurs de ce type d’évènements instaurent de tels centres, afin de rehausser le profil de leurs salons commerciaux. Dans les cas de violation du droit d'auteur et des droits relatifs aux marques déposées, l'autorité administrative présente sur les centres de réclamations en matière de DPI dispose de l'autorité nécessaire pour (i) exiger de l'exposant incriminé qu'il retire immédiatement des présentoirs les produits en cause et/ou (ii) confisquer et détruire les supports publicitaires. Si le salon commercial se déroule à Canton, le PAB dispose, en outre, de l'autorité nécessaire pour saisir les produits violant les droits de brevets, ainsi que pour saisir des documents et tout autre support écrit. Jusqu'à ce que la loi révisée sur les brevets prenne effet le 1er octobre 2009, une « offre de vente » (qui englobe aussi l'exposition de produits contrefaisants lors des salon commerciaux) ne sera pas considérée comme constitutive d’une contrefaçon d’un brevet sur un dessin et modèle (à l'inverse des marques de fabrique, brevets ou modèles d'utilité). La portée d'une mesure visant à faire valoir vos droits lors d'un salon commercial peut s'avérer limitée car elle cible principalement les ventes/ventes potentielles découlant dudit salon et ne s'attaquera pas nécessairement © Communautés européennes, 2008. Reproduction autorisée sous réserve de l’indication de la source.                                                                      4 
  • 5. Un projet financé par l’Union européenne à la source du problème, ni à des enjeux à plus long terme. C'est pourquoi, même si des mesures d'exécution peuvent être envisagées (et doivent être mises en œuvre dans certaines circonstances) lors des salons commerciaux, ces dernières doivent se voir englobées dans une stratégie de mise en œuvre plus large. Les douanes Contrairement à la plupart des pays dans lesquels les douanes n'examinent que les produits à l'importation, les douanes chinoises examinent à la fois les produits à l'exportation et à l'importation. Bien que les douanes chinoises disposent de l'autorité pour agir ex officio en cas de contrefaçon, en pratique, à moins que le titulaire des droits n'ait enregistré ses droits de propriété industrielle et intellectuelle auprès de la General Administration of Customs (GAC), celles-ci ne placeront généralement pas en retenue douanière les marchandises à destination d'autres pays, pas plus qu'elles ne notifieront le titulaire des droits. Une fois la demande d'enregistrement auprès des douanes envoyée et l'enregistrement des droits approuvé par la GAC, les informations relatives aux droits seront saisies dans la base de données douanière des droits enregistrés, qui peut être visualisée par les autorités douanières locales. Si les droits ont été enregistrés auprès de la GAC et si les douanes suspectent l'expédition de produits contrefaisants, ces dernières disposent de l'autorité nécessaire pour confisquer temporairement les marchandises et notifier le titulaire des droits ou son agent local. Une fois que le titulaire des droits ou son agent aura été notifié, il dispose de 3 jours ouvrés pour faire une demande de retenue de marchandises et verser une caution (en fonction de la valeur déclarée des marchandises retenues). Les douanes placent, ensuite, les marchandises en retenue douanière et procèdent à une enquête afin de déterminer si celles-ci constituent ou non une contrefaçon. Dans les cas où les douanes détermineraient que les marchandises constituent une contrefaçon, ces dernières pourront procéder à leur saisie et destruction, ainsi qu’infliger des amendes. Dans le cas où un DPI n'aurait pas été enregistré auprès des douanes et devant la connaissance d'une expédition prévue vers ou au départ de la Chine contenant des produits contrefaisants, une plainte peut toujours être déposée auprès des douanes, afin de faire placer en retenue les marchandises en cause. Une fois le titulaire des droits notifié par les douanes de la retenue douanière des marchandises, ce dernier pourra déposer devant le tribunal populaire compétent une injonction préliminaire et demander la prise de mesures conservatoires sur les biens. Dans le cas où les douanes ne recevraient pas une demande d'assistance émanant du tribunal populaire portant exécution d'une décision de justice dans les 20 jours ouvrés suivant la date de la mise en retenue douanière, ces dernières libéreront les marchandises. 4. Stratégie en matière de DPI en Chine pour les PME de l'industrie européenne de la céramique L'industrie de la céramique étant grandement touchée par les « copies » bon marché chinoises de produits, il importe que les titulaires des droits y afférents élaborent et déploient une stratégie axée sur leurs DPI dans ce dernier pays. Cela implique l'enregistrement et la protection de leurs droits en Chine (même si ce dernier pays ne constitue pas leur marché de prédilection), une surveillance des salons commerciaux industriels, l'élaboration d'une campagne de lettres d'avertissement proportionnée et opportune, l'enregistrement des droits auprès des douanes chinoises et l'initiation de procédures civiles ciblées (une stratégie qui pourrait permettre de faire cesser l'infraction à la source). Une fois que les produits contrefaisants ont quitté la Chine pour d'autres parties du monde, leur traçabilité devient difficile à assurer. Identifier et enregistrer les DPI relatifs aux produits en céramique Les éléments de marque, artistiques et techniques peuvent être englobés dans un large éventail de produits en céramique. Ces éléments peuvent donner naissance à une propriété intellectuelle protégeable, mais peuvent, également, demeurer non enregistrés, voire même non identifiés. Comme c'est le cas dans de nombreux autres pays, en Chine, la plupart des formes de DPI doivent être enregistrées. Il est souhaitable d'établir des priorités entre les produits et de n'enregistrer que ceux présentant une valeur importante, ou encore ceux les plus largement vendus et distribués. L'enregistrement des droits donne à l’enregistreur des moyens d'action à l’encontre des contrefacteurs et à l'inverse, le défaut d'enregistrement rend très difficile, voire impossible, une demande efficace de réparation administrative ou par voie de justice. À défaut d'enregistrement, intenter une action en justice peut s'avérer plus difficile, plus compliqué et avec une issue incertaine. Un des premiers obstacles à surmonter est l'identification de la propriété intellectuelle contenue dans vos produits. Si la propriété intellectuelle n'est pas reconnue, elle ne pourra pas être enregistrée. La plupart des personnes pensent à des slogans, à des noms ou à des logos plutôt qu'à la forme d'un produit lorsqu'elles décident de ce qu'elles doivent enregistrer en tant que marques de fabrique. Bien que cela soit difficile dans certaines circonstances, la forme d'un produit peut, éventuellement, être enregistrée en tant que marque de fabrique tridimensionnelle. © Communautés européennes, 2008. Reproduction autorisée sous réserve de l’indication de la source.                                                                      5 
  • 6. Un projet financé par l’Union européenne Les éléments tenant au design et l'apparence extérieure d'un produit en céramique peuvent être protégés par un brevet sur les dessins et modèles. Chaque processus de développement d'un nouveau produit devrait être évalué, en fonction des risques et des opportunités qu'il présente en matière de PI. En retardant cette évaluation, les sociétés peuvent prendre des risques inattendus et perdre la protection de leur PI. C'est notamment le cas lorsqu'un produit est lancé et largement mis en vente sur le marché, car il est alors fort probable que la possibilité d'enregistrer les droits afférents au dessin ou modèle soit perdue. Le droit d'auteur peut rester non identifié par les sociétés qui manquent de prendre en compte les éléments liés au design dans des objets comme les toilettes, les éviers, les baignoires et autres du genre en tant qu'œuvres d'art. Cependant, le droit d'auteur peut subsister dans l'expression artistique d'un dessin et modèle faisant partie de tels modèles en céramique. En effet, il pourrait être soutenu que ces œuvres d'art appliqué comportent un certain degré d'originalité, susceptible de leur permettre de pouvoir prétendre à un certain niveau de protection par le droit d'auteur (bien que faisant abstraction des aspects dictés par la fonctionnalité). C'est la raison pour laquelle le processus de création doit être bien documenté. Cela étant, les ébauches préliminaires, les versions précédentes des dessins et modèles, les preuves de l'évolution de l'idée ayant donné naissance au dessin et modèle sont toutes également utiles pour démontrer que le fabricant de céramique a créé les œuvres (ainsi que la manière dont il les a créées). Il importe de conserver tous les accords conclus entre le fabricant et l'artiste, si l'œuvre a fait l'objet d'une commande ou d'un accord de licence, qui viendraient démontrer que les droits y afférents ont été cédés, ainsi que tout autre élément de preuve à l'appui de la propriété des droits d'auteur et de l'effort autonome de création de l'œuvre. Identifier les contrefacteurs Le fait de disposer d’un bureau de représentation, d’agents ou de distributeurs en Chine peut s'avérer bénéfique et vous permettre d'exercer une surveillance sur le terrain et de filtrer les informations en retour. Si vous venez à avoir connaissance d'une violation de vos droits, la meilleure pratique en général est celle qui consiste à engager une société de détectives privés, afin de déterminer l'étendue du problème et de mettre au jour le contrefacteur responsable (la tâche consistant à rassembler des éléments de preuves s'avère souvent fort malaisée). Surveiller les salons commerciaux de l'industrie de la céramique Véritables plateformes d'échange permettant aux sociétés de rencontrer leurs clients, de trouver des fournisseurs, de même que des acheteurs étrangers, concentrés en un lieu unique, ainsi que de présenter des nouveaux produits et services, les salons commerciaux constituent des événements de choix à surveiller pour découvrir d'éventuelles contrefaçons et mettre un frein aux ventes potentielles de produits contrefaisants, qui auraient pu être destinés au marché européen. Si l’on souhaite disposer de moyens efficaces de mise en œuvre de ses DPI à l’occasion des salons commerciaux, il est essentiel de se préparer au moins deux mois à l'avance car les traductions, légalisations et authentifications des documents clés demandent du temps. En outre, les salons commerciaux constituent une bonne opportunité pour identifier des concurrents et des contrefacteurs potentiels, ainsi que pour rassembler des preuves concernant des éventuels produits contrefaisants. Demandez des cartes de visite et des brochures et conservez le nom et le numéro de stand des contrefacteurs potentiels. Dans l'optique de formaliser la collecte de preuves devant être utilisées lors de vos futures actions sur le plan civil, envisagez la présence d'un Notaire à vos côtés lors de la collecte de preuves. En effet, la légalisation des preuves vous permettra de déposer une plainte devant la juridiction de la ville dans laquelle le salon commercial se déroule, rendant difficile toute argumentation a posteriori du contrefacteur visant à établir qu'il n'y était pas présent, qu'il n'a pas exposé le dit produit ou que la preuve a été fabriquée. Il est aussi très important d'entreprendre des actions de suivi avec les conseils d'un cabinet juridique local, particulièrement au moment de décider de la pertinence de l'envoi d'une lettre de mise en demeure au contrefacteur ou de toute autre mesure à prendre dès la fin du salon commercial. La nature exacte des revendications à préciser dans une lettre de mise en demeure dépendra de la solidité des preuves collectées, et bien sûr de celle des DPI. Les preuves collectées lors du salon commercial pourront être utilisées comme point de départ pour une enquête du suivi portant sur l'infracteur puis, si les preuves accumulées le justifient, d’entamer des actions d'exécution administrative, voire une procédure devant les juridictions civiles. De plus, une « liste noire » de contrefacteurs pourra également être élaborée à partir des informations collectées et transmise aux clients, ou utilisée en interne afin d'améliorer votre stratégie en matière de DPI. Il est aussi recommandé de procéder à une enquête de suivi portant sur des sites Internet ciblés, en particulier en ce qui concerne les contrefacteurs en série. © Communautés européennes, 2008. Reproduction autorisée sous réserve de l’indication de la source.                                                                      6 
  • 7. Un projet financé par l’Union européenne La prise de telles mesures ne sera pas efficace à long terme si celles-ci ne sont que des actions sporadiques. Pour être efficace, toutes les actions ciblant des salons commerciaux nécessitent une surveillance et un engagement constant, année après année. Là où de telles foires commerciales constituent la première source de commandes pour les fournisseurs, refuser aux contrefacteurs les liens dont ils ont besoin pour exister, nommément une clientèle internationale, peut avoir des répercussions sur ceux qui fournissent le contrefacteur. S'attaquer aux contrefaçons d'un autre angle, en agissant sur la demande, peut se révéler être un moyen judicieux, à utiliser seul ou en complément d'autres mesures, pour retrouver le fabricant à la source (ce qui peut s'avérer être parfois coûteux, voire dans certains cas, très difficile). Si votre budget le permet, une approche multidirectionnelle agissant sur l'offre et sur la demande, constitue la meilleure des marches à suivre pour s'attaquer aux contrefaçons. Élaborer une campagne de sommations d’avoir à s’abstenir (« Cease and Desist ») Envoyer des lettres dont la rédaction et le calendrier auront été soigneusement prévus peut s'avérer efficace, surtout si celles-ci ciblent des contrefacteurs présumés par le passé. Par exemple, le fait d’envoyer une lettre portant sommation d’avoir à s’abstenir à un ancien contrefacteur avant la tenue d'un salon commercial, lui rappelant toute mesure d'exécution antérieure ainsi que vos droits, et lui demandant de s'abstenir d'inclure tout produit contrefaisant dans ses brochures, de même que d'exposer tout produit contrefaisant lors du salon commercial à venir, peut s'avérer très efficace. Il convient de noter que dans certains cas de figure, l'envoi d'une telle lettre n'apparaît pas souhaitable. Ainsi, si vous vous préparez à entamer une procédure juridictionnelle et vous avez besoin de rassembler des preuves de l'infraction, une lettre de sommation pourrait alerter la société concernant vos projets, rendant la collecte de preuves difficile. Enregistrer vos DPI auprès de l’administration des douanes chinoise Au vu de la concurrence croissante des importations de produits en céramique provenant de Chine et le risque de contrefaçon, les sociétés devraient sérieusement envisager d'enregistrer leurs marques de fabrique et autres DPI en Chine, auprès de la GAC. Les douanes chinoises sont très efficaces pour la protection des marques de fabrique et peuvent l’être, également, en matière de brevets portant sur des dessins et modèles. Toutefois, en général, leur efficacité est moindre pour le droit d'auteur, les brevets et les autres droits à connotation technique. Si vous avez connaissance des plusieurs contrefacteurs patentés, vous pouvez aussi envoyer une « liste noire », afin d'aider les douanes à déterminer quelles expéditions sont susceptibles de contenir des marchandises suspectes. 5. Un exemple dans le secteur en cause Une société européenne, qui opérait dans le secteur des arts de la table (principalement de la vaisselle en céramique) commercialisait ses produits uniquement sur le marché européen. À l'époque, elle ne commercialisait pas ses produits sur le marché chinois mais prévoyait de pénétrer ce marché dans le futur. La société a remarqué que les ventes de ses produits les plus appréciés étaient en chute. Sa force de vente européenne a alors découvert que le même produit, avec un design extérieur identique, mais de qualité moindre et à un prix nettement inférieur, était actuellement commercialisé sur son marché domestique, sous un logo différent. Elle a aussi appris par son réseau de commercialisation que le distributeur des produits était une société chinoise. La société voulait s'attaquer au problème à la source (la Chine), mais elle ne disposait pas d'un brevet couvrant le dessin et modèle en cause en Chine. La violation du droit d'auteur apparût comme le seul fondement juridique susceptible d'avoir une chance de réussite. La société eut recours à une assistance juridique en Chine et procéda à une enquête visant à retrouver le producteur ou la source du produit contrefaisant, ainsi qu’à obtenir une preuve certifiée de l'infraction. L'enquête permit de retrouver le fabriquant en cause et révéla que celui-ci produisait des copies du produit le plus populaire de la société européenne, principalement à destination des marchés à l'export. Elle n'a pas été en mesure d'obtenir une preuve certifiée. Les faits entourant l'affaire semblant fort peu prometteurs dans le cadre d'une procédure juridictionnelle civile et considérant le fait qu'un droit d'auteur est habituellement difficile à faire valoir sur le plan administratif lorsque aucun intérêt public n'est engagé (comme la représentation d'un danger pour la sécurité publique), la société européenne a écarté ces options pour faire valoir ses droits et a décidé d'envoyer des lettres de sommation au fabricant et au distributeur par l'intermédiaire de son avocat local. Ces lettres faisaient état de la violation du droit d'auteur relatif au modèle du produit et comprenaient des attestations des créateurs dûment légalisées et authentifiées se rapportant à la création des designs. De même, elles exigeaient, en © Communautés européennes, 2008. Reproduction autorisée sous réserve de l’indication de la source.                                                                      7 
  • 8. Un projet financé par l’Union européenne l'espèce, la cessation de la production et/ou de la vente du produit en question par les deux sociétés. Les lettres contenaient aussi des engagements à ne pas poursuivre l'infraction. Ces courriers sont demeurés sans réponse et les appels de rappel qui ont suivi n'ont pas amenés plus de réaction ou de coopération. Cependant, la société européenne a conservé les accusés de réception des lettres, pour le cas où elle souhaiterait faire valoir ses droits à l’encontre des sociétés chinoises en cause de manière officielle ultérieurement. Ces accusés de réception pourraient par ailleurs s'avérer utiles, en tant que preuves à l'appui du fait que les dites sociétés avaient été prévenues et que toute infraction a posteriori serait commise de mauvaise foi. Ayant tiré des leçons de cette expérience, la société a commencé, durant les deux années suivantes, à déposer des brevets couvrant les dessins et modèles de ses nouveaux designs en Chine. La société comptant des centaines de dessins et modèles, il aurait été trop onéreux de tous les enregistrer. Elle a plutôt opté pour un enregistrement sélectif de ses dessins et modèles les plus populaires (ceux qu'elle jugeait les plus susceptibles de faire l'objet d'une contrefaçon), tout en conservant les documents relatifs au processus de création du reste d’entre eux, afin de prouver qu'elle était propriétaire du droit d'auteur y afférant. La société a aussi établi un protocole de signalement rapide et a noué des relations avec différents cabinets d'avocats locaux et des enquêteurs, chargés de lui faire part de leurs observations en matière de contrefaçon, de même que de surveiller les salons commerciaux. La société a utilisé les informations collectées auprès de diverses sources pour développer une « liste noire » de « concurrents » et de contrefacteurs chinois. Dans le cadre des préparatifs du salon commercial de Canton, la société européenne s'est adjoint les services d'une entreprise locale, afin de préparer un ensemble de documentation (comprenant, notamment, des procurations, des copies certifiées de ses droits de brevets sur les dessins et modèles), ainsi que de rassembler des justificatifs de propriété relatifs aux droits d'auteur sur les produits qu'elle souhaitait protéger. Ces documents devant être certifiés conformes devant un notaire et légalisés (ce qui peut prendre un mois ou deux), elle a entamé ses préparatifs en vue du salon commercial à l'avance. Une semaine avant la tenue du dit salon, son cabinet juridique local a analysé la liste des exposants, afin de vérifier si une des sociétés de la liste noire serait présente et a trouvé cinq sociétés cibles, dont les produits circulaient dans l'Union européenne. Le premier jour de tenue du salon commercial, les enquêteurs engagés par la société européenne ont arpenté le salon commercial, rassemblant des preuves de produits contrefaisants, en présence d'un notaire public chinois, et pris note des stands qui présentaient des produits contrefaits, soit dans leurs brochures, soit sur leurs stands. Une fois ces preuves rassemblées, la société a déposé une plainte auprès du centre de réclamations en matière de PI du salon commercial. Le lendemain, le centre de réclamations en matière de PI a dépêché un agent de la PI, accompagné d'un représentant de la société européenne et de l'avocat local de cette dernière, afin d'approcher les contrefacteurs. L’agent de la PI a établi qu'il y avait eu violation des DPI de la société européenne et a demandé aux exposants de retirer les produits incriminés des présentoirs. L'amputation de 4 jours d'exposition à ce moment précis du salon commercial a représenté une perte potentielle énorme pour les exposants, particulièrement en ce qui concerne les éventuelles ventes à l'export. Quelques semaines après la fin de la Foire de Canton, la société européenne a poursuivi son action, envoyant des lettres de sommation aux sociétés à l'encontre desquelles elle avait pris des mesures à l’occasion du dit salon commercial. Ces lettres, accompagnées de copies des preuves notariées, détaillaient les événements survenus lors de la Foire et demandaient à ce que des engagements soient pris et signés, dans le but de renforcer le message que la société souhaitait faire passer : qu'elle ne prendrait pas la contrefaçon de ses produits à la légère. Plusieurs mois avant la prochaine Foire de Canton, la société a adressé des lettres d'avertissement aux sociétés ciblées, afin de leur rappeler de ne pas inclure de produits contrefaisants dans leurs brochures. Le choix du calendrier était d'importance dans ce cas précis car l'envoi de ce type de lettres à une date trop rapprochée du début de la foire pourrait impliquer, pour ces entreprises, que leurs brochures soient déjà imprimées et par là même, que celles-ci soient plus réticentes face à l'idée de retirer tout article contrefaisant et de les faire réimprimer. Bien que la société européenne ne disposait pas d'assises très solides en matière de droits de propriété intellectuelle lorsqu'elle décida, pour la première fois, de s'attaquer au problème en Chine, elle a commencé par élaborer une approche plus stratégique pour le traitement des contrefaçons impliquant des enregistrements de droits, en surveillant les salons commerciaux, en envoyant des lettres de mise en demeure et de sommation et lorsque les conditions étaient favorables, en entamant des actions sur le plan civil à l'encontre des contrefacteurs, dans le but d'envoyer un message fortement dissuasif au marché, laissant clairement apparaître qu'elle disposait de la volonté et de la capacité de faire valoir ses droits en Chine. © Communautés européennes, 2008. Reproduction autorisée sous réserve de l’indication de la source.                                                                      8 

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