La marca como objeto de propiedad: licencia, cesión

13,211 views

Published on

Presentación detallada para el becario del Servicio Peral. noviembre 2008

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,211
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
143
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La marca como objeto de propiedad: licencia, cesión

  1. 1. Tema 1.- Derecho de propiedad <ul><li>La solicitud de marca y la marca como objeto del derecho de propiedad. </li></ul><ul><li>Cesión de la marca: requisitos para su inscripción en el registro. </li></ul><ul><li>La licencia de marca: concepto, clases y presunciones legales. </li></ul><ul><li>Requisitos para la inscripción en el registro. </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  2. 2. Objetos del derecho de propiedad (Art. 46,47, 48, 49 y 50 LM) <ul><li>Tanto la solicitud de una marca como la marca ya concedida pueden ser objeto de negocios jurídicos. </li></ul><ul><li>Es posible que: </li></ul><ul><ul><li>La marca pertenezca a varias personas (cotitularidad) </li></ul></ul><ul><ul><li>Se puede “vender” (cesión o cambio de titularidad) </li></ul></ul><ul><ul><li>Se puede alquilar (licencia) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hipotecar, dar en garantía, opciones de compra, embargos, etc. </li></ul></ul>Ver Art. 46 LM y siguientes
  3. 3. Principios fundamentales <ul><li>Desconexión de la marca con la empresa </li></ul><ul><li>Alcance </li></ul><ul><ul><li>Total </li></ul></ul><ul><ul><li>Parcial </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se pueden transmitir cualquiera de los derechos exclusivos (usar en publicidad, importar, exportar, ofrecer en el comercio, almacenar, etc.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clases, productos dentro de una clase </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Territorio </li></ul></ul></ul><ul><li>Es necesaria la inscripción </li></ul><ul><ul><li>Para que cause efecto frente a terceros de buena fe </li></ul></ul><ul><ul><li>Se ordena la inscripción de acuerdo con la fecha de presentación </li></ul></ul>Ver Art. 34 LM. Derechos conferidos por la marca.
  4. 4. Concepto de Cotitularidad (ART. 46 LM) <ul><li>La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. </li></ul><ul><li>Origen de la cotitularidad </li></ul><ul><ul><li>ORIGINARIA cuando varias personas han solicitado conjuntamente la marca y, una vez concedida, pasan todos a ser cotitulares </li></ul></ul><ul><ul><li>DERIVADA: por herencia </li></ul></ul><ul><li>La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. Art. 46.1 LM </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Ver Art. 46 LM
  5. 5. Regulación de la Comunidad (ART. 46 LM) <ul><li>La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe serán acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. </li></ul><ul><li>Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca común debiendo notificarlo a los demás comuneros para que éstos puedan sumarse a la acción y contribuir al pago de los gastos. </li></ul><ul><li>Cada partícipe podrá disponer de la parte que le corresponda debiendo notificarlo a los demás comuneros quienes podrán ejercer el derecho de tanteo o de retracto : el de tanteo en el plazo de un mes desde que fueron notificados y el de retracto, en el mismo plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. </li></ul><ul><li>La oposición injustificada de un partícipe al uso de la marca de suerte que pudiera dar lugar a una declaración de caducidad, se considerará como una renuncia al derecho. </li></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Ver Art. 46 LM Ver Art. 398 CC
  6. 6. Hipoteca mobiliaria (Art. 46.2 LM) <ul><li>La hipoteca se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. </li></ul><ul><ul><li>Ambos registros (Marcas e Hipotecas) están comunicados para anotar simultáneamente gravámenes sobre marcas </li></ul></ul><ul><li>Se regula por </li></ul><ul><ul><li>Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Artículos 45 a 51 </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Ver Ley Hipoteca Mobiliaria
  7. 7. Embargos (Art. 46.2) <ul><li>Una marca puede ser objeto de ”embargo u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o una parte de los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada la marca” </li></ul><ul><li>Principios </li></ul><ul><ul><li>Independencia de la empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Surte efectos desde que se inscribe en el registro y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  8. 8. Cesión de marca (Art. 47 LM) <ul><li>Cesión prácticamente libre de la empresa a nivel comunitario </li></ul><ul><ul><li>Tan sólo se imponen medidas para proteger a los consumidores </li></ul></ul><ul><ul><li>Derecho comparado </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alemania: transmisión con la empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Francia: cesión libre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reino Unido diversas medidas de defensa de los consumidores </li></ul></ul></ul><ul><li>Medidas para proteger a los consumidores </li></ul><ul><ul><li>Conexión entre la marca y la empresa (Art. 47.1 LM) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La transmisión de una empresa en su totalidad implica la transmisión de sus marcas, salvo pacto en contrario o que se desprenda claramente de las circunstancias del caso. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Control administrativo de la cesión. (Art. 47.2 LM) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denegación si se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El adquirente puede aceptar limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa </li></ul></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  9. 9. Solicitud modificaciones de derechos (Art. 49 LM y Art. 30 a 35 del RLM) <ul><li>Impreso de Solicitud </li></ul><ul><li>Documentación acreditativa de la cesión (modificado por el TLT 1999), que puede ser una de estas opciones: </li></ul><ul><ul><li>Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original. </li></ul></ul><ul><ul><li>Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca </li></ul></ul><ul><li>Justificante del pago de tasas </li></ul><ul><ul><li>Inscripción de cesiones, licencias u otros derechos reales y opciones de compra 31,80 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Inscripción del cambio de nombre del titular 15,90 € </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Ver Art. 11 TLT – Cambio de titularidad
  10. 10. Inscripción de las modificaciones de derechos (Art. 50 LM y Art. 30 a 35 del RLM) <ul><li>Recepción </li></ul><ul><li>Examen en la OEPM de la documentación presentada </li></ul><ul><ul><li>1 mes para contestar el suspenso </li></ul></ul><ul><li>La OEPM califica la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse </li></ul><ul><ul><li>1 mes para contestar el suspenso </li></ul></ul><ul><ul><li>Si duda de la veracidad de algún aspecto, la OEPM puede pedir la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones </li></ul></ul><ul><li>La OEPM resuelve la solicitud de inscripción </li></ul><ul><ul><li>Concediendo o denegando </li></ul></ul><ul><ul><li>Total o parcialmente </li></ul></ul><ul><ul><li>En caso de denegación, se expondrán sucintamente las causas </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicación en el BOPI </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional Recepción Examen documentación Examen de la legalidad, validez y eficacia Contestación en 1 mes Concesión de la inscripción Publicación en el BOPI Contestación en 1 mes
  11. 11. ¿En que consiste una licencia de una marca? <ul><li>Objeto: </li></ul><ul><ul><li>Autorizar la utilización de su signo registrado a través de una licencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Forma que tiene el titular de extender los territorios en los que explotar su marca mediante una licencia de fabricación o de comercialización de los productos o servicios amparados por la marca </li></ul></ul>Licenciante Licenciatario Licensor Licensee Derechos Introducción Marcas Patentes Internacional
  12. 12. Definición de la licencia <ul><li>Contrato oneroso en virtud del cual el titular registral de la marca cede a un tercero la utilización de la misma para todos o una parte de los productos o servicios, normalmente a cambio de un contraprestación económica. </li></ul><ul><li>La licencia de marca no implica una transferencia de la titularidad. La propiedad sigue perteneciendo al licenciante </li></ul>
  13. 13. Son habituales los controles de calidad <ul><li>Se establece en el contrato una relación estrecha entre licenciante y licenciatario </li></ul><ul><li>El licenciante controla la calidad del producto para no perder prestigio </li></ul>Diferenciar Identificación Control de Calidad <ul><li>Mediante la diferenciación se identifica el origen, fabricante haciendo referencia implícita a la calidad e imagen de la empresa </li></ul><ul><li>La función principal de una marca consiste en diferenciar los productos o servicios de una empresa en el mercado </li></ul>
  14. 14. Clases de licencias (Art. 48 LM) <ul><li>Objeto </li></ul><ul><ul><li>Marca registrada </li></ul></ul><ul><ul><li>Solicitud </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ver Art. 114.2 LP sobre mala fe en contratos de licencia de solicitudes </li></ul></ul></ul><ul><li>Exclusividad </li></ul><ul><li>Ámbito territorial </li></ul><ul><li>Duración </li></ul><ul><li>Contenido </li></ul><ul><ul><li>Todos los productos o servicios / Una parte de los productos o servicios </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofrecimiento de productos, comercialización, almacenamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>Importación o exportación </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicidad </li></ul></ul><ul><ul><li>Uso en redes telemáticas </li></ul></ul><ul><ul><li>Poner la marca en envases o embalajes </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  15. 15. Inscripción de un contrato de licencia (Art. 48 LM) <ul><li>Los requisitos son “mutatis mutandi” los de la inscripción de la cesión de una marca </li></ul><ul><li>Hay que especificar </li></ul><ul><ul><li>Si es licencia exclusiva o no exclusiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Total o parcial </li></ul></ul><ul><ul><li>Limitada o ilimitada </li></ul></ul><ul><ul><li>Temporal o indefinida </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional
  16. 16. Presunciones legales en un contrato de licencia (Art. 48 LM) <ul><li>Clase de licencia </li></ul><ul><ul><li>El licenciatario podrá usar la licencia durante toda la vida del derecho (incluidas las renovaciones) en todos los productos y servicios amparados por la marca </li></ul></ul><ul><li>Carácter no exclusivo </li></ul><ul><li>Prohibición de transmisiones ulteriores </li></ul><ul><li>Control de la marca por el licenciante </li></ul><ul><ul><li>Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario. </li></ul></ul>Introducción Marcas Patentes Internacional

×