IP aspects in deal
making
10 Dezembro de 2013

João Marcelino
Os empreendedores em frente dos investidores

“Shark Tank “ in progress
Miguel Gonçalves pitching
Venham as ideias….
Where is the money?
A nova era das descobertas
Captar capital onde quer que ele esteja
Cross-reference
Que questões colocam os VCs, antes de alocar
dinheiro à empresa?
Que questões colocam os VCs, antes de alocar
dinheiro à empresa?
Importância relativa da PI
1. Equipa de Gestão
2. Oportun...
Equipa de gestão

Oportunidade de mercado

Tecnologia

PI
Plano de Marketing

Projeções
financeiras

Vendas
estimadas

Pla...
Que questões colocam os VCs, relacionadas com
PI antes de alocar dinheiro à empresa?
1. Estratégia geral de PI
2. Gestão d...
Estratégia geral de PI

Gestão do segredo

Liberdade de operação

Devida diligência
Estratégia geral de PI
• Tem estratégia agressiva de
PI?
– Proteger o que se inventa –
patentes;
– Bloquear concorrentes e...
Estratégia geral de PI
• Estratégia de PI
sincronizada com
estratégia de negócio?
• Portefólio protege o
core?
• Patentes ...
Gestão do segredo
• Há publicações
destruidoras da novidade?
• A empresa lida com
acordos de não revelação
(non-disclosure...
Gestão do segredo
• Há cuidados especiais
implementados para a
preservação das
informações secretas?
• Há processos valios...
Liberdade para operar (freedom to
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• A comercialização do produto
ou os testes necessários,
podem ser feitos sem i...
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operate)
Dossier FTO:
– Parecer:
• Responder à pergunta: a
empresa pode funcionar no
mer...
Devida diligência (due diligence)
• Investigar:
– Propriedade;
– Cadeias de títulos;
– Práticas de marcação de
produtos;
–...
Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Propriedade
• Direito inequívoco da empresa
à sua PI:
– Contratos de traba...
Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Cadeias de títulos
• Mostrar o elo entre a
empresa e o inventor.
• Especia...
Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Marcação de produtos
• Falta de marcação (Pat nº )
pode implicar
impossibi...
Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Taxas de manutenção
• Falta de pagamento de
taxas de manutenção
em vigor n...
Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Questões de
contencioso:
• Litígios atuais ou
potenciais;
• Parecer de não...
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Investigar:
– Questões de
minimização de riscos
• Seguros
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PI (80...
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Presentation before the debate on "IP aspects in deal making" with Alexender Korenberg (Kilburn & Strode, LLP, UK), Ana Sofia Batista (Abreu Advogados) and Miguel Gonçalves (Unidade de Transferência do Saber da Universidade de Coimbra), on the 10th December 2013. Deals with priorities and subjects to inspection prior to investment, by VC or private investors in general.

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Ip aspects in deal making

  1. 1. IP aspects in deal making 10 Dezembro de 2013 João Marcelino
  2. 2. Os empreendedores em frente dos investidores “Shark Tank “ in progress
  3. 3. Miguel Gonçalves pitching
  4. 4. Venham as ideias….
  5. 5. Where is the money?
  6. 6. A nova era das descobertas
  7. 7. Captar capital onde quer que ele esteja
  8. 8. Cross-reference
  9. 9. Que questões colocam os VCs, antes de alocar dinheiro à empresa?
  10. 10. Que questões colocam os VCs, antes de alocar dinheiro à empresa? Importância relativa da PI 1. Equipa de Gestão 2. Oportunidade de mercado 3. Tecnologia 4. PI e plano de vendas e marketing 5. Projeções financeiras 6. Plano de negócios
  11. 11. Equipa de gestão Oportunidade de mercado Tecnologia PI Plano de Marketing Projeções financeiras Vendas estimadas Plano de negócios
  12. 12. Que questões colocam os VCs, relacionadas com PI antes de alocar dinheiro à empresa? 1. Estratégia geral de PI 2. Gestão do segredo 3. Liberdade para operar (freedom to operate) 4. Devida diligência (due diligence)
  13. 13. Estratégia geral de PI Gestão do segredo Liberdade de operação Devida diligência
  14. 14. Estratégia geral de PI • Tem estratégia agressiva de PI? – Proteger o que se inventa – patentes; – Bloquear concorrentes e abrir novas oportunidades de negócio – patentes abrangentes.
  15. 15. Estratégia geral de PI • Estratégia de PI sincronizada com estratégia de negócio? • Portefólio protege o core? • Patentes no estrangeiro? • Atividade da empresa infringe PI de concorrentes?
  16. 16. Gestão do segredo • Há publicações destruidoras da novidade? • A empresa lida com acordos de não revelação (non-disclosure agreements)?
  17. 17. Gestão do segredo • Há cuidados especiais implementados para a preservação das informações secretas? • Há processos valiosos sob segredo? • A proteção assenta somente em segredo?
  18. 18. Liberdade para operar (freedom to operate) • A comercialização do produto ou os testes necessários, podem ser feitos sem infringir direitos válidos de PI? • Em que territórios? • Os direitos conflituantes são vulneráveis? • No caso de haver direitos em vigor que possam ser infringidos, foi explorada a hipótese de licenciamento cruzado?
  19. 19. Liberdade para operar (freedom to operate) Dossier FTO: – Parecer: • Responder à pergunta: a empresa pode funcionar no mercado tendo em conta direitos de terceiros? • Identifica, se for caso disso, a PI que bloqueie ou limite a capacidade da empresa vender um determinado produto ou estabelecer uma posição dominante de patente. • Assinado por um consultor independente (ex: AOPI).
  20. 20. Devida diligência (due diligence) • Investigar: – Propriedade; – Cadeias de títulos; – Práticas de marcação de produtos; – Taxas de manutenção em vigor; – Questões de litígio.
  21. 21. Devida diligência (due diligence) Investigar: – Propriedade • Direito inequívoco da empresa à sua PI: – Contratos de trabalho e invenções; – Contratos de trabalho e PI em geral, da empresa; – Direitos dos antigos empregadores; – Direitos das Universidades; – Direitos do Estado; – Direitos dos colaboradores e sub-contratantes; – Direitos dos co-inventores.
  22. 22. Devida diligência (due diligence) Investigar: – Cadeias de títulos • Mostrar o elo entre a empresa e o inventor. • Especialmente importante quando há fusões e aquisições.
  23. 23. Devida diligência (due diligence) Investigar: – Marcação de produtos • Falta de marcação (Pat nº ) pode implicar impossibilidade de recuperar danos por violação.
  24. 24. Devida diligência (due diligence) Investigar: – Taxas de manutenção • Falta de pagamento de taxas de manutenção em vigor nas patentes pode levar à caducidade dos direitos.
  25. 25. Devida diligência (due diligence) Investigar: – Questões de contencioso: • Litígios atuais ou potenciais; • Parecer de não violação; • Opinião de nulidade de patentes conflituantes.
  26. 26. Devida diligência (due diligence) Investigar: – Questões de minimização de riscos • Seguros – Seguro de garantia da PI (80% dos custos num processo de violação incluindo defesa no caso de contra-ataque); – Seguro de defesa da PI (paga os custos associados à defesa num processo de violação); – Outros.

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