2009



   Patentarbete i 
   industrin 
   Sidodokument för avsnitt i Patenträtt 15 hp 
   den 8 september 2009 




    ...
1




Förord 

Skriften utgör till största delen en skrivelse inför en tvåtimmarsföreläsning i en internkurs för
Patentexp...
2




Förord ................................................................................................................
3




    1. Varför arbetar industrin med patent? 

Särskilt högteknologiska företag har en patentpolicy och en patentmedv...
4


företag att tänka om och utveckla lösningar som går runt den patenterade tekniken. Ofta
innebär den omkringgående tekn...
5


    •   svår att patentskydda,
    •   svår att upptäcka intrång i och/eller
    •   som inte tillhör företagets kärnv...
6


                2.4. Bruksmönster 

En tänkt målgrupp för bruksmönster eller nyttighetsmodeller är privatpersoner samt...
7


                2.5. Defensiv publicering 

Många företag publicerar också dokument i defensivt syfte (s k profylaktis...
8


patentverkens databaser för tekniska dokument som inte är patentdokument (de s k non-patent
litterature databaserna). ...
9


     •   uppfinningen sker inom ett forskningsintensivt område där konkurrenter forskar på
         precis samma sak,
...
10


Åter till frågan om vilka länder som är viktiga och vilka som är mindre viktiga att söka patent
i. I likhet med åtmin...
11


•    att ett tidigt s k svärdsdatum 19 i USA fås om första ansökningen görs där;
•    att en sökrapport fås relativt ...
12


USA som en mycket viktig marknad, men som ändå vill ha små inlämningskostnader brukar
ofta överväga att lämna in en p...
13


     •    delar av ansökningen som inte har nyhetsundersökt anses i vissa länder, såsom i
          Sverige och Kina,...
14


             o tillämpas ekvivalenstolkning och i vilken grad 39
             o vad som räknas som intrång och vilka ...
15


            o domstolens kompetens och sammansättning (jury?)
            o går det att själv begära ändring av paten...
16


       5. Hur organiseras patentverksamheten på företag? 
Om patentmedvetenheten hos ledningen är hög på ett företag ...
17


Företagens patentavdelningar kopplas vanligtvis in i de flesta av följande patentrelaterade
processer:
   1) Undersök...
18


reda på det 53 . Inpadoc är en perfekt databas i teorin för att kolla patentstatus, men dess
innehåll är alldeles för...
19


Några företag, men långtifrån alla, har förutom schablonbeloppen också en extra prövning av
uppfinningar efter en län...
20


för ett godkännande av patent måste vara det rätta. Det är här som möjligheterna till
accelererad handläggning vid pa...
21


(avdelade ansökningar, val av länder etc) är mindre än om EP-ansökningen ännu inte har
godkänts. Dessutom anses invän...
22


   6.6 Bevakning av egna patent 

Bevakningen av egna patent skiljer sig väldigt mycket mellan företagen. Det är inte...
23


allvarliga intrångsfrågor torde alla företags respektive ledningsgrupp informeras eftersom
beslut i intrångsfrågor no...
24


     6.10       Externa förslag 

Företag får erbjudanden från någon extern person eller ett företag om att köpa en v...
25


patentvärdering ett ämne i sig som man kan fördjupa sig i mycket, men som inte är någon
exakt vetenskap.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Patentarbete I Industrin 2009

5,576
-1

Published on

Document in Swedish with an overview of patent-related work in Swedish industry

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
5,576
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Patentarbete I Industrin 2009

  1. 1. 2009 Patentarbete i  industrin  Sidodokument för avsnitt i Patenträtt 15 hp  den 8 september 2009   Fredrik Egrelius    2009‐09‐08 
  2. 2. 1 Förord  Skriften utgör till största delen en skrivelse inför en tvåtimmarsföreläsning i en internkurs för Patentexpertaspiranter på PRV den 28 september 2006. Jag har nu uppdaterat den genom att sådant som inte längre är aktuellt har tagits bort. Dessutom har förtydligande information, ofta på förekommen anledning, lagts till i form av fotnoter. Denna skrift är avsedd som ett sidodokument till avsnittet ”Patenteringsstrategi” den 8 september 2009 inom kursen ”Patenträtt 15 hp” för yrkesverksamma patentombud. Syftet med skriften är att mer i detalj gå in på vissa patenteringsaspekter, främst ”när och var söks patent?”, som jag av tidsskäl valt att inte gå in på under själva presentationen. Presentationen har dessutom till stor del ingen motsvarighet i denna skrift. Flera kapitel ingår alltså inte i kursen och är elementära för yrkesverksamma patentombud, men jag har valt att inte ta bort dem från det ursprungliga dokumentet. I skriften har jag försökt att ta med aspekter från både små och stora företag ur ett internationellt perspektiv, men lägger särskild tonvikt på patentsökande företag verksamma i Sverige och Europa, eftersom en stor del av kursen torde vara ur ett svenskt och europeiskt perspektiv. Jag har medvetet valt att inte nämna några företagsnamn, vilket tyvärr gör innehållet mindre konkret och svårare att kontrollera sanningshalten i, men jag har ändå gjort så för att skydda eventuella företagshemligheter jag inte bör prata om. Det ska framhållas att tankarna och värderingarna i denna text får stå för mig. De ska inte på något sätt förknippas med synen på patent hos min arbetsgivare eller annan organisation som jag kan förknippas med. Det är förhoppningsvis uppenbart att skriften inte är avsedd att vara någon objektiv, undersökande, akademisk artikel och språkbruket är därefter. Det är snarare frågan om en partsinlaga från en person verksam i den europeiska industrin och delvis skriven i ”talspråk”. Eventuella synpunkter och frågor angående texten mottas med glädje (fredrik.egrelius@ericsson.com). Stockholm den 7 september 2009 Fredrik Egrelius
  3. 3. 2 Förord ......................................................................................................................................... 1 1. Varför arbetar industrin med patent? ................................................................................. 3 2. Alternativ till patent?.......................................................................................................... 4 2.1. Företagshemligheter ........................................................................................................ 4 2.2. Upphovsrättsskydd .......................................................................................................... 5 2.3. Mösterskydd .................................................................................................................... 5 2.4. Bruksmönster .................................................................................................................. 6 2.5. Defensiv publicering ....................................................................................................... 7 3. När bör patent sökas? ......................................................................................................... 8 4. Var söks patent? ................................................................................................................. 9 4.1 Prioritetsgrundande ansökan .................................................................................... 10 4.1.1 Nationell prioritetsgrundande ansökning .................................................... 10 4.1.2 Provisorisk US ansökan.................................................................................. 11 4.1.3 EP‐ansökning .................................................................................................. 12 4.1.4 PCT‐ansökning ................................................................................................ 12 4.2 Val av länder ur patentjuridiskt perspektiv .............................................................. 13 5. Hur organiseras patentverksamheten på företag?............................................................. 16 5.1 Hur mycket kostar företagens patentverksamhet? ................................................... 16 6. Företagens patentrelaterade processer.............................................................................. 16 6.1 Undersökningar ........................................................................................................ 17 6.2 Uppfinningsanmälningar och Uppfinnarersättningar............................................... 18 6.3 Patentansökningsprocessen ...................................................................................... 19 6.4 Invändningar............................................................................................................. 20 6.5 Bevakning av andras patent...................................................................................... 21 6.6 Bevakning av egna patent ........................................................................................ 22 6.7 Licensiering och avtal .............................................................................................. 22 6.8 Intrång ...................................................................................................................... 22 6.9 Upprätthållande av patent......................................................................................... 23 6.10 Externa förslag ......................................................................................................... 24 6.11 Utbildning av företagskollegor................................................................................. 24 6.12 Värdering av patent .................................................................................................. 24
  4. 4. 3 1. Varför arbetar industrin med patent?  Särskilt högteknologiska företag har en patentpolicy och en patentmedvetenhet. Frågan är varför? Ur ett ”statligt perspektiv” förklaras i allmänhet ofta patentsystemet med att länder som vill befrämja teknisk utveckling har ett patentsystem som ger patentinnehavaren en tidsbegränsad rätt till uppfinningen i utbyte mot att uppfinningen offentliggörs. Därmed behöver andra inte uppfinna hjulet en gång till. Även om jag håller med om att patentsystemet befrämjar teknisk utveckling och utgör en god informationskälla för teknik ser jag det åtminstone ur industriperspektiv på ett annat sätt: patentsystemet befrämjar den tekniska utvecklingen i första hand genom att ge dess användare, d v s enskilda personer och företag, incitament att våga betala för (ofta stora) utvecklingskostnader och bygga företag baserade på nya produkter. Jag har t ex svårt att se hur ett litet biotech-företag ska kunna få in riskkapital och kunna växa utan något patentskydd för sina idéer och produkter. Att sedan patentdokumentationen är en bra källa att hämta information ifrån är mer en positiv och tyvärr alltför dåligt utnyttjad ”sidoeffekt” av patentsystemet. Andra vanliga argument och fördelar som brukar nämnas av företag är: 1) Behålla handlingsfrihet för företaget, t ex genom att • kunna bestämma var produkten ska produceras (behålla arbeten) • förhindra att konkurrenter kopierar företagets produkter • eventuellt kunna ta mer betalt på marknaden • bytesvara mot andras patent och know-how, och • underlätta samarbete med andra företag. 2) Erhålla intäkter från licenser. 3) Öka företagets värde 1 och eventuellt ge minskade skatteutgifter. 4) Skapa goodwill för företaget genom att visa att det är innovativt. 5) Tvinga konkurrenter att temporärt hålla fast vid sämre lösningar. 6) Ge företagets produkter en särprägel på marknaden. 7) Vara attraktivare för riskkapitalister. 8) Driva teknikutvecklingen och nya teknologistandarder. Dessa fördelar betyder naturligtvis olika mycket för olika företag beroende på bransch, företagsstorlek, konkurrenter och affärsmodell, så det går inte att generellt säga att vissa av fördelarna är mer betydelsefulla än andra. Spännvidden av hur företag använder sig av patent är t o m förvånandsvärt stor, inte bara mellan olika typer av industrier, utan också mellan företag inom samma industri. Motståndare till patentsystemet vill ofta hävda att det hämmar teknologisk utveckling. Utan att fördjupa sig mer i det resonemanget, förtjänas det att säga att en positiv ”sidokonsekvens” av patentsystemet är att den teknologiska utvecklingen faktiskt kan gynnas av att ett företag ibland förhindrar ett annat att utnyttja patenterad teknologi. För att undvika patent tvingas 1 Enligt min erfarenhet gäller detta speciellt s k ”start-ups” som vill kunna visa upp tillgångar för riskkapitalister. Därmed är denna punkt delvis densamma som punkten 7.
  5. 5. 4 företag att tänka om och utveckla lösningar som går runt den patenterade tekniken. Ofta innebär den omkringgående tekniken en mer fördelaktig lösning – det är det många som kan vittna om inom industrin. När det gäller nackdelar med patent brukar det framhållas i företagen (som utnyttjar patent) att det är: • dyrt om företaget inte kan se några inkomster från patentverksamheten, • en process som tar lång tid och som initialt tar mycket utredningstid i anspråk för uppfinnarna och experter, • ett system som ställer stora krav på företagets arkiveringsrutiner, IT- och säkerhetssystem, och • svårt att förstå för de medarbetare som inte har någon immaterialrättslig utbildning. 2. Alternativ till patent?  Nyttan med egna patent måste också ses i ljuset av tillgängliga alternativ eller kompletterande skydd för uppfinningen. Ofta förekommande alternativ eller komplement till patent för uppfinningar är: 1) Företagshemlighet 2) Upphovsrättsskydd 3) Mönsterskydd 4) Bruksmönster 5) Defensiv publicering 2.1. Företagshemligheter  Företagshemligheter är ett bekvämt försök att hålla en uppfinning hemlig. I sin mest grundläggande form hålls en uppfinning hemlig genom att uppfinningen endast bedöms av någon (kanske bara uppfinnaren själv), men inte föranleder några ytterligare åtgärder. Ett sådant förfarande är naturligtvis billigast, tillämpas automatiskt och ofta omedvetet av företag där de anställdas patentmedvetenhet är låg. Ett mer strukturerat och förstås dyrare sätt att omhänderta uppfinningar som företagshemligheter är att: 1) bedömningen om att en uppfinning ska vara företagshemlig sker av ett flertal personer under ordnade former, 2) uppfinningen beskrivs i ett dokument som internregistreras med t ex ett inlämningsdatum som ska kunna gå att bevisa i en domstol, och 3) bedömningen av uppfinningen och dokumentet förknippas med ett internregistrerat beslut om att hålla uppfinningen hemlig. Dokumentets datering kan säkerställas genom notarius publicus eller med hjälp av särskild mjukvara 2 tillgänglig på marknaden. Det mer strukturerade sättet kan särskilt ses hos globala företag med stort fokus på den nordamerikanska marknaden på grund av first-to-invent- systemet i USA. Det har också visat sig vara bra avseende föranvändarrätten i en del länder, såsom Sverige. Företag verkar tendera till att oftare hemlighålla sådan teknik som är: 2 Utan att vilja göra reklam för något särskilt företag som tillhandahåller sådan mjukvara, väljer jag på förekommen anledning att nämna ett: IP.com.
  6. 6. 5 • svår att patentskydda, • svår att upptäcka intrång i och/eller • som inte tillhör företagets kärnverksamhet. Problemet med företagshemligheter är, förutom att ett patents fördelar försvinner, just att hålla uppfinningen hemlig. I flera länder, såsom i Kina och Indien, sägs anställda ofta byta arbetsgivare och risken är nog ganska stor att den nya arbetsgivaren är en konkurrent. Implementering av uppfinningar i form av programkod har också en förmåga att kunna sprida sig ut från företag genom företagets egna anställda. Att bevisa att en företagshemlig uppfinning är plagierad av konkurrenten med hjälp av informationen som den f d anställde förde med sig är både dyrt, tidsödande och svårt. Exempelvis har den svenska lagen om företagshemligheter visat sig vara uddlös i sådana fall3 . 2.2. Upphovsrättsskydd  Upphovsrättsskyddat material är potentiellt (d v s om verkshöjd finns) programkoden 4 för s k datorimplementerade uppfinningar och även själva ritningarna för mekaniska och elektroniska uppfinningar. Upphovsrättslagen i Sverige har också försökt implementera 5 den särskilda rätt (sui generis) som finns för databaser i EU genom databasdirektivet 6 . Dessutom kan upphovsrätten skydda vissa produkter som brukskonst 7 , även om den möjligheten verkar vara mycket begränsad. Upphovsrätten har tyvärr visat sig alldeles för svag i praktiken för att företag ska kunna förlita sig på den. Upphovsrätten ställer ju generellt krav på verkshöjd som egentligen inte har någonting med teknik att göra och det är t ex generellt också lätt att ändra utseendet på en kod för att gå runt upphovsrätten utan att egentligen ändra idén bakom koden. Upphovsrätten som sådan ses därför som ett gratis skydd som eventuellt kan vara till nytta i vissa länder mot ”ren” kopiering och ofta som en sista utväg om inga andra industriella rättsskydd går att hävda. 2.3. Mösterskydd  Mönsterskydd får ses som ett komplement till patentskydd och utnyttjas väldigt mycket av företag för att kunna skydda produkters utseende mot plagiering. För flera företag är mönsterskyddet säkerligen nyttigare för företaget än patent genom att mönsterskyddet är • betydligt billigare, • skyddar delar som ger företagets produkter en särprägel som kunder lätt känner igen, och • kan skydda sådana delar som både är lätta att tillverka för illegala producenter och som företagen kan tjäna pengar på 8 , t ex mobiltelefonskal. 3 En förstärkning av skyddet är förhoppningsvis på väg, se SOU 2008:63: http://www.regeringen.se/sb/d/10025/a/106952 4 Se EG-direktivet 2009/24/EC för skyddet av datorprogram i EU. 5 § 49 Upphovsrättslagen 6 EG-direktivet 96/9/EG. 7 Se t ex den svenska Högsta domstolens dom i det s k Maglite-målet T1421-07: http://www.domstol.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2009/2009-04-09%20T%201421- 07%20Dom.pdf 8 Inom fordonsindustrin, är mönsterskydd för reservdelar mycket viktigt, i den mån de går att skydda med mönsterskydd eftersom reservdelar i vissa länder inte går att skydda.
  7. 7. 6   2.4. Bruksmönster  En tänkt målgrupp för bruksmönster eller nyttighetsmodeller är privatpersoner samt små och medelstora företag, men bruksmönster används inte så mycket av högteknologiska företag oavsett om de är ett litet eller stort företag. Kanske kan detta komma att ändras genom att relativt många kinesiska sökanden använder sig av bruksmönster i Kina: år 2008 var antalet bruksmönsteransökningar 223945 från kinesiska sökanden (99,3%) medan utländska bruksmönsteransökningar bara var 1641 (0,7%) 9 . Dessa höga tal i kombination med ”uppmuntrande” domstolsbeslut, såsom Schneider v. Chint 10 , gör att nyttan med bruksmönster (åtminstone i Kina) har hamnat i strålkastarljuset. Bruksmönster är trots allt mycket billigare än patent. Min erfarenhet är dock att högteknologiska företag endast använder bruksmönster då företaget förbereder sig för konflikter och ett patent i det landet som avses ännu inte är beviljat eller anses vara svårt att få. Då kan man ofta söka ett bruksmönsterskydd baserat på patentansökningen. Eftersom tekniken i bruksmönstret generellt inte granskas kan ett skydd fås billigare än för patent och dessutom mycket snabbt. Nackdelar med bruksmönster är som sagt att det tekniska i skyddsanspråket inte granskas och att skyddstiden i regel är kortare än för patent. Dessutom ska kraven i vissa länder för att få ett giltigt bruksmönsterskydd vara lägre, åtminstone i teorin, än för patent om giltigheten prövas, t ex i Finland. Metoder går generellt sett inte att skydda genom bruksmönster (t ex inte i Finland, Danmark och Tyskland) och det är heller inte avsikten eftersom bruksmönstret i första hand är avsett för hantverksmässiga uppfinningar. Ett exempel ur praktisk europeisk synvinkel är tyska Gebrauchsmuster: • ett godkänt Gebrauchsmuster inom 2-4 månader, • det kan leva upp till 10 år (från inlämnings/prioritetsdagen) • en skonfrist på sex månader finns (vilket inte finns för motsvarande patent), • förfaranden går inte att skydda, • samma patenterbarhetskriterier 11 gäller för bruksmönster som för patent, och • samma kriterier för skyddsomfång 12 gäller för bruksmönster som för patent. Sverige är ett av få länder (Schweiz, Nederländerna och Belgien13 är andra exempel) i Europa som inte har bruksmönster. Den svenska industrin har heller inte uttryckt någon önskan att införa bruksmönster i Sverige, snarare tvärt om. 9 http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/statistics/gnwsznb/2008/200904/t20090409_450035.html 10 Det franska företaget Schneider ålades i förstainstansen att betala det kinesiska företaget Chint drygt 380 milj kr (330 miljoner CNY) för bruksmönsterintrång. Parterna sägs sedan ha ingått en förlikning om 157,5 miljoner C NY. 11 BGH X ZB 27/05 Demonstrationsschrank: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi- bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&az=X_ZB_27_05 12 BGH X ZR 172/04 Zerfallszeitmessgerät: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi- bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&az=X_ZR_172_04 13 I Belgien försvann möjligheten till le petit brevet så sent som den 1 januari 2009: http://economie.fgov.be/intellectual_property/patents/pdf/suppression_brevet_6_ans.pdf. I Nederländerna försvann möjligheten till det icke-granskade 6-årspatentet den 5 juni 2008.
  8. 8. 7 2.5. Defensiv publicering  Många företag publicerar också dokument i defensivt syfte (s k profylaktisk publicering) i stället för att söka patent. En sådan publicering är förstås mycket billigare än kostnaden för att få ett patent publicerat p g a att texten kan göras kortare än en motsvarande patentansökning, publiceringskostnaden generellt är lägre än ansökningsavgiften och kostnaden för administrativt arbete för att få en publicering är lägre. Anledningarna till att publicera någonting utan att söka patent är vanligtvis några av följande: • uppfinningen är patenterbar, men ett patentskydd anses inte vara till någon nytta, eftersom ingen konkurrent bedöms vilja utnyttja uppfinningen, • uppfinningen är patenterbar, men företaget anser sig inte kapabel att följa upp om någon annan gör intrång i den och vill då säkerställa att ingen annan tar patent på uppfinningen utifall företaget skulle utnyttja uppfinningen, • tveksamt om uppfinningen är patenterbar p g a uppfinningshöjd, men eftersom den ska användas av företaget bör uppfinningens nyhet förstöras för att förhindra att andra försöker få patent eller bruksmönsterskydd på uppfinningen, • uppfinningen är patenterbar åtminstone i vissa länder och ska utnyttjas av företaget, men uppfinningens värde anses inte motivera patenteringskostnaderna, • företaget vill inte patentera uppfinningen, men en profylaktisk publicering görs som uppmuntran till uppfinnaren eftersom företagets policy ger rätt till uppfinnarersättning vid publiceringen, • uppfinningen är bra och patenterbar, men marknadsutnyttjande och utvecklande anses ligga så långt fram i tiden att patenttiden för ett patent med stor sannolikhet redan har passerat, och • uppfinningen ska införas vid olika tidpunkter i olika länder och företaget vill då förhindra patentering av uppfinningen av tredje part i något land där teknikens ståndpunkt är begränsad till att endast anses vara offentligt användande i landet och skriftliga dokument 14 . Det verkar som att det uteslutande är företagens patentavdelningar som handlägger defensiva publiceringar. En del företag föredrar att publicera anonymt, d v s utan nämnande av företag eller uppfinnare, av rädsla för att alltför mycket information kan ges till konkurrenter, medan andra föredrar att offentliggöra både företaget och uppfinnare för att få goodwill och underlätta kontakt med andra företag. Ett fortfarande vanligt sätt är att göra publiceringen i en tidskrift. Ofta föredras svårtillgängliga (men förstås offentliga) tidskrifter för publiceringen, dels för att inte underlätta konkurrenters kartläggning av företagets R&D, men också för att det är billigare än mer lättillgängliga tidningar. Problemet med sådan publicering är att patentverken får svårt att hitta sådant material, vilket gör att företaget kan tvingas invända mot ett patent på uppfinningen från tredje part. Ett annat sätt som tillämpas är att offentliggöra skrifterna på en offentlig anslagstavla eller lägga publiceringen i en offentlig brevlåda under en viss tid och låta notarius publicus eller advokat intyga att skrifterna fanns tillgängliga för allmänheten innan de tas tillbaka. En stor mängd publiceringar sker dock genom lättillgängliga företags- eller bransch-tidskrifter i form av artiklar och avhandlingar. Dessa är ofta sökbara genom Internet. Flera företag publicerar också sina profylaktiska texter direkt i offentliga databaser 15 som ingår i 14 Se kapitel 4.2. 15 Utan att vilja göra reklam för några särskilda databaser väljer jag på förekommen anledning att nämna två: ip.coms Prior Art Database och Research Disclosures.
  9. 9. 8 patentverkens databaser för tekniska dokument som inte är patentdokument (de s k non-patent litterature databaserna). Sådan publicering är billig samtidigt som informationen lätt kan utnyttjas av patentverk och andra företag för invändning. Förutom att patent är relativt dyrt framgår det förhoppningsvis mellan raderna att patent är att föredra i många fall, eftersom inget av alternativen kan ge samma handlingsfrihet och kontroll över företagets egna uppfinningar. 3. När bör patent sökas?  Svaren på ”varför” och ”om” patent ska sökas av ett företag har översiktligt besvarats ovan och det är nu dags för frågan: ”När ska en uppfinning patenteras?”. Frågan är tyvärr lika viktig som svår att besvara på ett för frågeställaren användbart sätt. Standardsvaret torde vara: ”Det beror på”. En allmän uppfattning är dock att vänta med inlämning tills: • utföringsformer av uppfinningen är klara och testade, och • marknadsintroduktion är nära förestående. Anledningen till detta är förstås att ett patent bör täcka så stor del av uppfinningens exploatering, så att t ex så mycket licensavgifter och inarbetning av produkter kan fås som möjligt. Dessutom vill ju företaget att konkurrenter så sent som möjligt ska få reda på hur en uppfinning implementeras, om det är en uppfinning som konkurrenten innan ansökningstexten blir offentlig endast med en kostsam undersökning kan förstå. När den prioritetsgrundande ansökningen är inlämnad brukar företag vänta med ansökningar i andra länder tills prioritetsåret strax går ut, dels p g a att få se sökresultatet i det första landet, invänta ytterligare utföringsformer och förskjuta ansökningskostnader, men också för att ”förlänga” skyddstiden för en uppfinning om det anses behövas. Skyddstiden förlängs allra längst om företaget har is i magen och söker patent i andra länder strax innan 18 månader från inlämningen i det första landet utan att söka prioritet. Riktigt iskalla företag kan säkert också tänka sig att återta den första ansökningen strax innan 18-månaderspubliceringen för att kunna skjuta fram skyddstiden ytterligare,men jag känner inte till några sådana företag. Det beror antagligen på att en sådan strategi för med sig flera stora nackdelar, såsom risk att någon hinner patentera emellan, längre tid att få ett godkänt patent och mindre handlingsfrihet vid samarbete med andra företag. Om patent söks för tidigt riskerar företaget, förutom kortare skyddstid på marknaden för en produkt, att pengar kastas i sjön, eftersom lösningen vid senare tester inte visar sig vara så bra, för dyr att införa eller att utvecklingen går i en annan riktning. Dessutom får ju, som nämnts ovan, konkurrenter snabbare vetskap om uppfinningen, vilket gör att företagets tekniska försprång kan minska. Även om utvecklingshastigheten i industrin sägs öka hela tiden och att därför företagens patentavdelningar får svårare att hinna med att söka patent innan en uppfinning blir offentlig, tror jag ändå att alltför många patentansökningar lämnas in för tidigt, om man ser till det som sagts ovan. Vanliga anledningar till tidigare inlämning är att: • en artikel, avhandling eller ett standardiseringsbidrag ska presenteras,
  10. 10. 9 • uppfinningen sker inom ett forskningsintensivt område där konkurrenter forskar på precis samma sak, • företaget ska inleda samarbete med annat företag där uppfinningen kommer att beröras, • företaget vill ha ett godkänt patent redan då en produkt introduceras på marknaden eftersom den förväntas att snabbt bli plagierad, och • företaget vill i sin markandsföring och gentemot konkurrenter bättra på sin patentstatistik, såsom antalet inlämnade ansökningar per år. Även om den sista punkten kan ses som oseriös och inte så välgrundad från företagens sida bör den inte föraktas, om man ser till det ”vardagliga” patentarbetet på företag där det finns en årsbudget för patentverksamheten och interna mål för antalet patent per utvecklingsavdelning. Kom också ihåg att uppfinnarna ska känna att deras uppfinningar leder någon vart inom rimlig tid för att de ska vara stimulerade att lämna in nya uppfinningsbidrag även i fortsättningen. Vidare behöver patentavdelningens personal en någorlunda jämn arbetsbelastning så att allt väsentligt hinns med. Dessutom hålls ju de flesta patenten i kraft inte alls så länge som 20 år, men det varierar ganska mycket mellan olika länder 16 . 4. Var söks patent?  Normalt brukar man säga att patent bör sökas i länder där: • konkurrenter har sin tillverkning och/eller försäljning, • företaget har sin tillverkning och/eller försäljning, • underleverantörer har sin tillverkning och/eller försäljning, • plagiering av andra än direkta konkurrenter kan förutspås, och • företagssamarbeten (joint-venture) kan förutspås. Även om de som nämns i stycket ovan är generella, självklara råd skulle det för många företag bli alldeles för dyrt om dessa skulle följas till punkt och pricka, eftersom antalet patentfamiljemedlemmar ibland skulle bli alldeles för högt i jämförelse med vad uppfinningen tros vara värd. Därför nöjer sig de allra flesta företag (om inte alla?) med mindre, men förhoppningsvis mer effektiva, patentportföljer räknat per patent. Här har företag förstås olika strategier beroende på vilka fördelar som företaget vill uppnå, men en värdefull uppfinning söks generellt i fler länder än en sämre uppfinning. En strategi/princip som många företag verkar ha är att söka många patent i de allra viktigaste länderna och färre i mindre viktiga länder. Det kan tyckas självklart; frågan är dock vilka som är de viktigaste länderna och vilka som är mindre viktiga, men ändå så pass viktiga att patent söks där. Hos vissa företag kan det för respektive land finnas en siffra på antalet patent som minst måste finnas i vissa länder. I andra företag struntar man blankt i hur många patent det finns i respektive land, utan där bedöms patentering av varje patentfamilj separat och med sunt förnuft. Den senare principen är i teorin bättre och billigare, men då bör det sunda förnuftet inte skifta alltför mycket från gång till gång, person till person, och alltid vara baserat på ett bra beslutsunderlag - en utopi? 16 Enligt Trilateral Statistical Report 2007 (http://www.trilateral.net/statistics/tsr/2007/activity.pdf) hålls över 50 % av de godkända japanska patenten vid liv i åtminstone 17 år, jämfört med 11 år för EP-patent och 15 år för US-patent.
  11. 11. 10 Åter till frågan om vilka länder som är viktiga och vilka som är mindre viktiga att söka patent i. I likhet med åtminstone hyfsat seriösa teorier och modeller för patentvärdering finns det tre huvudområden som måste studeras av företagen för att kunna avgöra frågan: • marknadssituationen i respektive land, • uppfinningens tekniska relevans för företaget och dess bransch, och • den patentjuridiska situationen i respektive land. Även om patentpersonalen stödjer forsknings- och marknadsavdelningarna när det gäller frågeställningar inom de två första punkterna, är det särskilt i den tredje punkten som företagen behöver sin patentpersonal. Frågorna som bör ställas inom de två första punkterna är förstås beroende av bransch och företagets affärsmodell 17 . Jag har därför valt att fortsättningsvis endast beröra den tredje punkten. Det ska dock påpekas att den patentjuridiska situationen ofta är underordnad de två övre punkterna då beslut ska fattas, både på gott och ont. 4.1 Prioritetsgrundande ansökan  Den första frågan vid val av länder är i vilket land eller region företaget ska söka först. Här varierar strategierna självklart från företag till företag, men några grundläggande strategier för i alla fall europeiska företag är att först lämna in en: • nationell prioritetsgrundande ansökning i hemlandet eller i något annat lämpligt land, • amerikansk provisorisk ansökning, • EP-ansökning, eller • PCT-ansökning. En del företag verkar av administrativa skäl följa samma inlämningsmönster för alla ansökningar, medan andra företag av olika skäl varierar det första inlämningslandet/regionen relativt ofta, t ex p g a handläggarens kompetens och uppfinningens relevans. 4.1.1 Nationell prioritetsgrundande ansökning  Att först börja med en nationell ansökning i det land varifrån uppfinningen kommer är den traditionella vägen och har också varit den bekvämaste vägen för många företag 18 . Globaliseringen i stort, ändrade patentregler, ändrade inlämningsförfaranden, såsom elektronisk inlämning, annan administrativ förenkling, regionala system och PCT-systemet har dock gjort att många företag inte längre börjar med en nationell ansökning i det egna landet. Fördelar med att först lämna in en nationell ansökan är: • ”förlängning” av den möjliga skyddstiden pga prioritetsåret; • att det är relativt billigt i flera länder, t ex SE; • chans till att snabbt få ett godkänt skydd på en relevant marknad om det görs i rätt land, t ex US, DE, NL och GB; 17 Vanliga parametrar torde dock vara köpkraft och köparnas preferenser, länders folkmängd och bruttonationalprodukt samt länders förmåga att attrahera tillverkande företag. 18 Eftersom företagen då till stor del slipper administrativa rutiner för överensstämmelse med nationella bestämmelser om t ex försvarsuppfinningar och teknologiöverföring.
  12. 12. 11 • att ett tidigt s k svärdsdatum 19 i USA fås om första ansökningen görs där; • att en sökrapport fås relativt snabbt om den görs i rätt land, t ex SE, GB, AT; och • att undantag inte behöver sökas från regeln att ansökningar från boende/nationella företag ska inlämnas i landet där uppfinningen görs 20 . Nackdelarna med den nationella vägen är: • i vissa fall är det dyrare i slutändan för en patentfamilj än att gå regionalt, • måste eventuellt sköta kommunikationen med patentverket via ombud, • även om en sökrapport ges snabbt kanske inte landet är intressant att ha skydd i, • nyhetsundersökningen görs i ett land där den inte anses tillförlitlig, • svärdsdatum i USA ges inte om ansökningen inte lämnas in där. 4.1.2 Provisorisk US ansökan  Att först lämna in en amerikansk provisorisk ansökning, som ju inte behöver innehålla patentkrav och därför kan vara en vetenskaplig artikel från vilken senare prioritet söks, är ett knep som vissa företag (och universitet) har för sina uppfinningar 21 . Dessa följs ofta senare upp med en PCT-ansökning eller en reguljär US-ansökning. Anledningen är att det är både flexibelt och billigt, samt att kostnaderna förskjuts framåt, men det är också oklart om prioritet kan begäras i alla länder där företaget sedan vill gå vidare i 22 . En annan stor anledning är att ett svärdsdatum fås i USA, vilket kan vara viktigt för många företag. Den främsta användningen av en amerikansk provisorisk ansökning, som jag ser det, är dock för forskare som vid publicering av sin artikel vill ha möjlighet till något framtida skydd. Stora risker tas om den provisoriska ansökningen (som inte kan leda till patent) skrivs på ett sådant sätt att den inte liknar en patentansökning. Snabbt utformade patentkrav, även om de inte explicit rubriceras som sådana, på det som önskas skyddat är därför att föredra för företag om det hinns med. Då kan företaget å andra sidan lämna in den ”provisoriska” ansökningen som en vanlig ansökning i ett land där ansökningsavgiften är billig. De svenska företag som ser 19 I Sverige brukar man tala om svärdsdatum och skölddatum p g a den s k Hilmerdoktrinen, efter två kända rättsfall: In re Hilmer 359 F.2d 859, 878, 149 USPQ 480, 496 (CCPA 1966) och In re Hilmer 424 F.2d 1108,165 USPQ 255 (CCPA 1970). Sköldatum är typiskt sett prioritetsdatumet och alltså det datum från vilket en uppfinning kan ”skyddas”, d v s tidigare känd teknik måste finnas innan skölddatumet för att kunna användas mot patentansökningen. Svärdsdatumet är det datum från vilket en US-ansökning kan tillgodoräkna sig som tidigare känd teknik (35 USC 102(g) ) mot andra US-ansökningar. Typiskt sett fås svärdsdatum endast vid inlämningsdagen för en US-ansökan (både provisorisk och reguljär US-ansökan), vilket alltså är till nackdel för ansökningar med prioritet från ett annat land än USA. Sektion 35 USC 102(e) ändrades i november 1999 så att en internationell ansökan (PCT) som publiceras på engelska kan användas som tidigare känd teknik mot US- ansökningar från den internationella ansökningens inlämningsdag då den inträder i den nationella fasen. Eftersom tidigare känd teknik kan användas i USA både mot uppfinningshöjd och nyhet (35 USC 103(a)) så påverkar detta ofta inlämningsstrategin för forskningsintensiva företag med USA som en viktig marknad (kollisionstänkandet med enbart nyhetshinder enligt den europeiska stilen finns alltså inte). 20 I Europa är det bästa exemplet Italien, där det italienska försvarsministeriet har rätt att kontrollera alla patentansökningar med sökanden som har sitt huvudsakliga säte i Italien. Något förenklat krävs en auktorisation från försvarsministeriet för att lämna in ansökningar utanför Italien (EP-ansökningar på engelska undantag). Överträdelse är ett brott och sökanden kan få betala böter och t o m arresteras och fängslas. 21 US provisionals ökar i popularitet från år till år; ökning med ca 10000 från år till år och ca 143 000 st år 2008: http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2008/oai_05_wlt_01.html. 22 Risken för detta borde dock minska väsentligt genom att en patentansökan numera i många länder (i enlighet med Patent Law Treaty Art 5) inte behöver innehålla patentkrav för att få tillgodoräkna sig ett inlämningsdatum. Än så länge är det dock bara i 20 länder där PLT är ikraft.
  13. 13. 12 USA som en mycket viktig marknad, men som ändå vill ha små inlämningskostnader brukar ofta överväga att lämna in en provisorisk US-ansökan samtidigt som en svensk patentansökning. 4.1.3 EP­ansökning  Många europeiska företag väljer numera att börja med en EP-ansökning. Anledningen till detta kan vara kostnadsskäl 23 om ansökningen är avsedd att valideras i många länder och företaget har bra koll på teknikens ståndpunkt. Det kan också vara att EPO anses ha den högsta granskningskvalitén och att relevanta mothåll därmed kommer fram snabbare än om EP-granskningen görs efter prioritetsåret eller i den regionala PCT-fasen. En tredje anledning är att ett provisoriskt skydd kan ges snabbare i flera EPC stater, eftersom en EP-ansökning lätt får ett provisoriskt skydd i flera länder genom EPOs officiella språk 24 . 4.1.4 PCT­ansökning  Fördelar med att lämna in en PCT-ansökning först är att den räknas som en nationell ansökning från inlämningsdagen i samtliga PCT-stater (även om det finns vissa förbehåll i USA, se ovan). Dessutom förskjuts fullföljandet i den nationella/regionala fasen till minst 30 månader 25 från inlämningsdagen med ett minimum av arbetsinsats i förhållande till de andra ovan nämnda sätten genom att granskningsfasen i PCT:s internationella del inte behöver begäras 26 . Nackdelar är att förfarandet är • relativt dyrt, • inte i sig ger ett godkänt patent, vilket gör att det tar lång tid att få godkända patent 27 , • att rättssäkerheten är sämre i och med att det till stor del saknas instanser där man kan överklaga PCT-myndighetens arbete och beslut, • ”omvandlingen” från en PCT ansökan till en nationell ansökan innan 30 månader skyndar inte alltid på den nationella ansökningsprocessen 28 • sökanden kan inte välja fritt vilken International Search Authority som ska granska ansökningen, och 23 Detta skäl har förstärkts av Londonöverenskommelsen, som radikalt minskar översättningskostnaderna vid valideringen, särskilt om hänsyn till Londonöverenskommelsen tas vid val av länder att validera i. Nyttan med EP-patent i förhållande till nationella patent har därmed förstärkts. Nederländerna införde dock den 8 juni 2008 översättningslättnader för nationella patent och svensk industri arbetar för att Sverige ska införa motsvarande lättnader. 24 För tyska = AT, DE, LU, CH, LI (kanske BE); för franska=BE, FR, MC, LU, CH; för engelska=GB, IR och antagligen också MT. Observera dock att kraven för det provisoriska skyddet skiljer sig åt mellan olika EP- länder. 25 Se WIPO:s hemsida: http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html. Här är CA ett märkbart undantag med sina 42 månader, vid betalande av extraavgift. 26 Förutom i tre länder: Luxembourg (där går man nog via EP-vägen ändå), Uganda och Tanzania: http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html. Färörarna och Grönland är också undantag. 27 Erfarenhetsmässigt så tar det typiskt sett 18 månader längre tid till godkänt patent vid US och EP i jämförelse med direkta ansökningar. 28 Detta skiljer sig från land/region till land/region. Enligt Art 23(1) PCT så behöver inte den nationella/regionala fasen påbörjas innan de 30 månaderna, men enligt Art 23(2) PCT så kan de göra det vid explicit förfrågan. Patenverken för t ex EP, GB, DE och US påbörjar den nationella fasen tidigare om så begärs (på ett särskilt sätt). Detta gäller (enligt samtal med PRV) också SE om begäran om förtur går igenom enligt det vanliga nationella förfarandet.
  14. 14. 13 • delar av ansökningen som inte har nyhetsundersökt anses i vissa länder, såsom i Sverige och Kina, inte kunna utgöra sådant som ansökningen i den nationella fasen kan baseras på 29 . Dessutom vill många företag som söker i länder där PCT-rapporternas betydelse är stor ha en positiv granskningsrapport och begär därför granskning med en efterföljande relativt snabb och ”kortlivad” brevväxling, i det fall då uppfinningen i första fasen inte bedöms vara patenterbar. Den kortlivade brevväxlingen gör att företag kanske inte hinner skaffa fram det bevismaterial som behövs 30 , vilket kan leda till en negativ preliminär patenterbarhetsbedömning. 4.2 Val av länder ur patentjuridiskt perspektiv  Några (men inte alla) av de aspekter som ett företag bör bedöma ur ”patentjuridiskt” perspektiv vid val av länder som patent bör sökas i är: • Landets patentlagar och praxis nu och i framtiden: o storleken på årsavgifter och ansökningsavgifter 31 o översättningskrav 32 o om, hur och var överklagas ett patentverksbeslut33 o vad som räknas som tidigare känd teknik 34 o reglerna för föranvändarrätt, tvångslicens och krav på nationellt nyttjande 35 o hur förutsägbar patentpraxis är o om interimistiskt förbud och vanligt förbud finns och hur det kan erhållas 36 o vad som i princip går att patentera och hur 37 det kan göras (läkemedel, andra icke-medicinska indikationen, datorprogram, affärsmetoder, medicinska metoder, kemiska föreningar 38 ) 29 Ogranskat material räknas i Sverige och i Kina som återtaget material som inte kan utgöra en del av den nationella granskningen. Mot en avgift kan dock detta åtgärdas. 30 Detta sägs gälla i första hand läkemedelsindustrin, där det kan ta tid att få in bevis i form av testresultat. 31 I många företag görs regelbundna kontroller över vilka länder som är dyrast att söka patent i och att upprätthålla. För att minska avgifterna görs förutom val av länder också ibland en reduktion av patentkraven för att minska avgifterna. Exempelvis är både ansökningsavgiften och årsavgiften i KR beroende av antalet patentkrav. Totalkostnaden i form av avgifter till myndigheter varierar därför beroende på vilken hur många sidor och patentkrav som en för företaget typisk ansökan har. Länder som just nu kan betraktas som dyra är t ex JP, IT, AT, PL, SG, TR, NG and Saudi Arabia. 32 Londonöverenskommelsen har gjort det betydligt mer attraktivt att validera EP-patent i medlemsstaterna. Vid validering torde därför ländervalet vara beroende av strategier grundade på Londonöverenskommelsen. 33 Detta torde inte ha någon större inverkan i praktiken vid val av länder vid en första gallring. Däremot kan det vara av betydelse för vissa typer av uppfinningar, såsom datorimplementerade uppfinningar, om det står och väger mellan två länder. 34 Se t ex reglerna i USA och Kina (Kinas patentlag ändras dock den 1 oktober 2009) där offentlig användning utanför respektive land inte räknas som nyhetshinder. 35 Dessa tre faktorer hänger till viss del ihop, men förtjänar kanske att vara tre separata punkter. De flesta länder har bestämmelser om att patenterade uppfinningar måste utnyttjas (s k krav på ”working”) i landet i en viss utsträckning för att inte någon annan ska kunna begära tvångslicens. Se t ex svenska patentlagen 45§ där tvångslicens skulle kunna komma ifråga när det har gått tre år från det att patentet meddelades och fyra år från det att patentansökan gjordes. Detta grundläggande krav är det vanligaste tidskriteriet för tvångslicens för de länder vars patentlagar jag har studerat.I vissa länder kan t o m patentet under vissa förhållanden ogiltigförklarats om det inte utnyttjas efter en viss tid, ex BR. En skillnad mellan olika länder är t ex vad som avses som tillräcklig utnyttjandegrad för att inte tvångslicens ska behöva meddelas. Se fotnoten om TRIPS nedan för exempel. 36 Här är USA:s krav för injunction ett bra exempel: Se domen Ebay Inc et al v. Mercexchange, LLC från USA:s högsta domstol: http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/05-130.pdf
  15. 15. 14 o tillämpas ekvivalenstolkning och i vilken grad 39 o vad som räknas som intrång och vilka typer av intrång som finns 40 o om skonfrist finns i landet 41 o finns extra skyddstid utöver normala skyddstiden 42 o kraven på provisoriskt skydd vid ansökan och översättningskraven för detta skydd o regler för återupprättande (PL § 72 och motsvarande) 43 o är landet medlem i Pariskonventionen, PCT och/eller WTO o restriktioner för dubbelpatentering 44 o regler för teknikstandarder o vad som krävs av beskrivningen 45 • Domstolar: o tenderar de att bevaka nationella särintressen? o mängden offentliga och vägledande domstolsutslag o bötesbeloppens storlek och straffsatser o kostnaden för en tvist o tid till beslut och möjlighet att överklaga beslut 37 ”hur” handlar här alltså om hur patentkraven får utformas och därmed vad som kan skyddas och hur intrång kan beivras. 38 Se t ex Sektion 3(d) in den indiska patentlagen och den pågående tvisten i det s k Gilvec-målet för inskränkningar för kemiska föreningar. Frågan om det patenterbara området i olika länder är förstås inte bara en fråga om 39 Denna torde inte vara av betydelse vid den första inlämningen, eftersom man inte då vet hur dåligt formulerade patentkraven är i förhållande till t ex framtida (okänd) teknik och vilket skyddsomfång som det är troligt att man får. Däremot är det av betydelse vid senare inlämning av familjemedlemmar och vid t ex validering av EP-patent. Ett klassiskt exempel som fortfarande gäller (enligt mig) är tillämpningen av protokollet för Art 69 EPC, där GB i praktiken har en helt annan syn än t ex DE. 40 Vid bedömning av skyddsmöjligheter för en uppfinning bedöms denna punkt tillsammans med nationella krav på hur patentkrav måste utformas. Vad som räknas som intrång skiljer sig en hel del åt mellan olika länder. En standardfråga när det gäller typen av intrång är om medelbart/contributory/indirekt intrång finns och vilka krav som ställs för att kunna hävda detta. En annan fråga är om gemensamt intrång (joint-infringement) finns och kriterierna för detta. Ytterligare vanliga frågor är när man kan stämma för intrång, vilka förbud och skadestånd som finns vid intrång och huruvida en domstol kan utdöma intrång om en del av uppfinningen (typiskt sett metodsteg) sker i något annat land än där domstolen har sitt säte. 41 Skonfristen finns i väldigt många länder och skiljer sig tyvärr åt väldigt mycket. Fyra parametrar som har praktisk betydelse är (1) skonfristens längd (ex US, CA, BR och AU= 1 år, JP, RU, CN, EP, IN, KR och DE Gebrauchsmuster= 6 mån), (2) referensdatum (= prioritetsdatumet (Kina, DE Gebrauchsmuster, MX, AR, BR, NL) eller inlämningsdatumet (US, JP, CH, DE, RU, KR och EP), ibland från prioritetsdatumet och ibland från inlämningsdatumet (AU)), (3) vilken typ av förtida publicering som inbegrips (relativt obegränsad i praktiken i USA, JP och AU, men starkt begränsad i t ex EP och CN) och (4) vad som administrativt krävs av sökanden för att få skonfristen (ingenting i t ex USA, men det är vanligt med inskickande av särskilda certifikat såsom i EP, JP och CN). 42 T ex 5 år för läkemedel i SE 43 Denna punkt får i praktiken först relevans när patentansökningar ska lämnas in i länder där den grundläggande inlämningsfristen har gått ut. Kriterierna för återupprättande skiljer sig mycket mellan olika länder. I Europa är EPO mycket hårdare än många nationella patentverk såsom det svenska. 44 Denna punkt har åtminstone tillfälligt ökat i betydelse för inlämningsstrategier det senaste året genom ett flertal uppmärksammade domstolsutslag, såsom T307/03 Arco Chemicals från EPOs BoA (http://legal.european- patent-office.org/dg3/pdf/t030307ex1.pdf) och Shu Xuezhang (14 juli 2008) från Kinas högsta domstol. 45 Det finns förstås en mängd olika nationella krav på en beskrivning och även om man försöker tillfredställa dem alla så kan man ibland inte göra det. Då kan man lämna in olika ansökningar för respektive land, eller så struntar man helt enkelt i ett av länderna. Ett exempel är när företaget inte vill beskriva ”best mode” enligt US- reglerna pga att offentliggörandet anses skada (avslöja) företaget mer än vad ett eventuellt patent ger. En annan anledning är att ”best mode” är väldigt komplex och därför kräver en mycket lång beskrivning (vilket skulle göra att ansökningen blir alldeles för kostsam). I sådana fall kan företaget välja mellan fullständigt hemlighållande eller att välja bort USA vid länderval.
  16. 16. 15 o domstolens kompetens och sammansättning (jury?) o går det att själv begära ändring av patentskyddet och hur får ändringen göras vid t ex en ogiltighetstalan mot patentet 46 • Landets allmänna attityd mot patent och företaget • Landets patentverk: o det godkända patentets tillförlitlighet (görs teknisk granskning?) o hur jobbigt är det och hur lång tid tar det att få ett användbart skydd 47 o finns uppskjuten prövning 48 • Landets ombudskår: o översättningsavgifter och handläggningsavgifter o vana att hantera tvister • Övriga lagar: o krav på licensavtals utformning, o hur kan tullmyndigheten och polisen hjälpa för att beslagta intrångsföremål eller säkra bevis, o följer landet TRIPS? 49 o begränsningar för teknologitransfer o kan medling och skiljedomsförfaranden tillämpas o standardiseringsorgans IP-regler 50 • Företagets patentposition i landet: o finns det synergieffekter med företagets andra patent i landet Punkterna ovan är väldigt många och det krävs minst sagt en stor detaljkunskap för att kunna göra rätt bedömning. Jag tror att de flesta, om inte alla, företag inte själva har den kunskapen, så företagen måste ha ett stort kontaktnät av kunniga rådgivare och andra företag med erfarenhet av olika länder. Jag antar att alla företag med väl genomtänkta patentstrategier mer eller mindre har beaktat ovan nämnda punkter för viktiga marknader och därför kommit fram till vilka länder som är bäst lämpade att söka patent i. Skulle man jämföra företags värdering av länder sett till punkterna ovan skulle man säkerligen komma till liknande resultat, men knappast identiska eftersom företagens värderingar och viktningar av punkterna ovan är olika. Sedan har vi som sagts ovan de marknadsmässiga och teknologiska värderingarna, där i alla fall de marknadsmässiga bedömningarna brukar viktas högre än de patentjuridiska. 46 Denna punkt beror inte bara på praxis vid domstolarna, utan självklart också på patentlagar och processregler för domstolen. Även om viss harmonisering kan skönjas i Europa i och med EPC2000, finns det många skillnader när man läser det finstilta. Exempelvis verkar praxis i DK fortfarande vara att inskränkningar i patentkraven endast kan göras på basis av osjälvständiga patentkrav. Ett annat exempel är att patentkravens skyddsomfång i vissa fall t o m kan få utvidgas i FR. En för patenthavare mycket välkommen praxisändring gjordes under våren 2009 i NL genom C07/085 HR Boston Scientific Scimed v. Medinol (http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BG7412&u_ljn=BG7412), där den tidigare s k ”Spiro/Flamco-praxisen” avlivades. 47 Två typiska frågor här är: hur petiga med formella brister är granskarna och finns det möjlighet till accelererad handläggning? 48 Tex 7 år från ansökningsdagen i DE (§ 44 PatG) och 5 år i KR (Art 59(2)) 49 Även om ett land har förbundit sig att följa TRIPS kan det vara så att TRIPS ännu inte har fått genomslag i flera länder som idag borde ha implementerat TRIPS. Ett exempel är att import av en produkt (i en viss skala) ska anses som att den patenterade uppfinningen utnyttjas i landet, vilket inte är fallet i vissa länder. 50 Ett belysande exempel på hur ett standardiseringsorgans IP-regler påverkar sanktionsmöjligheterna är CAFCs dom i 2007-1545, 2008-1162 Qualcomm v. Broadcom (http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1545.pdf).
  17. 17. 16 5. Hur organiseras patentverksamheten på företag?  Om patentmedvetenheten hos ledningen är hög på ett företag organiseras företagets patentavdelning teoretiskt sett efter vilka fördelar med patent som företaget primärt vill utnyttja och företagets affärsmodell. Ser man det ur patentavdelningarnas synvinkel kan man ibland säga att det är tvärt om; patentavdelningens storlek, budget och kompetens avgör vilka fördelar som företaget kan utnyttja i praktiken. Företagens patentavdelningar är förstås också avhängiga företagets position på marknaden, teknikområde och företagets generella interna hierarki. Patentavdelningen på de företag jag har fått information ifrån tillhör någon av de fyra kategorierna i företagets hierarki: 1) företagets forsknings- och utvecklingsenhet 2) enskild enhet eller bolag rapporterande direkt till VD 3) företagets juridiska enhet 4) företagets marknadsenhet 51 Andra intressanta frågor är hur stor patentavdelningen är och hur patentavdelningen i sig är organiserad. Även om det finns många likheter mellan företagen – det är trots allt patent vi pratar om – är skillnaderna i mitt tycke påfallande stora. Jag har därför valt att inte gå in djupare på detta, men man kan säga att ju mer fördelar med patent ett företag vill utnyttja effektivt, desto fler patentingenjörer och administrativ personal behövs. Det är inte för inte som många föredrag på patentkonferenser redogör för hur patentverksamheten är organiserad på ett specifikt företag. Det bör förstås också nämnas att patentavdelningarna ofta också handlägger mönster-ärenden och ibland varumärkesärenden. 5.1 Hur mycket kostar företagens patentverksamhet?  Frågan om hur mycket företagens patentverksamhet kostar beror förstås på hur man räknar. Visst kan man uppge patentavdelningarnas årsbudget, men nämner man bara den, brukar utvecklingsingenjörer på företagen protestera genom att säga att deras tid med att skriva uppfinningsanmälningar och assistera vid svaromål och tvister också kostar företaget pengar. Hursomhelst, hur stor budget som ska läggas på patentverksamheten beror naturligtvis på en mängd faktorer såsom hur långt fram på (eller ifrån) teknikens framkant som företaget positionerat sig. En IP-auktoritet inom europeisk industri driver dock testen att IP-budgeten för ”normalt forskande” verkstadsföretag inte ska vara mindre än 1 % av FoU-budgeten. En annan person som jag frågat, har uttryckt åsikten att ett ”normalt forskande” företags (läkemedelsområdet undantaget) IP-budget bör ligga någonstans mellan 2 och 3 % av FoU- budgeten. Storleken på IP-budget hos de företag som jag känner till tycker jag stämmer väl överens med de två ovan nämnda åsikterna. 6. Företagens patentrelaterade processer  51 Jag känner endast till ett företag där patentavdelningen tillhör marknadsenheten.
  18. 18. 17 Företagens patentavdelningar kopplas vanligtvis in i de flesta av följande patentrelaterade processer: 1) Undersökningar för patentering, intrång, due diligence och/eller teknisk information 2) Uppfinningsanmälningar och uppfinnarersättningar 3) Patentansökningsprocessen 4) Invändningar 5) Bevakning av andras patent 6) Bevakning av egna patent 7) Licensiering och avtal 8) Intrångskonflikter 9) Upprätthållande av patent 10) Externa förslag 11) Utbildning av företagskollegor 12) Värdering av patent De flesta av patentprocesserna går in i eller avlöser varandra, varför det inte är helt bekvämt att dela upp dem på det sätt som jag har gjort ovan. 6.1 Undersökningar   Ett företag bör givetvis (även om det inte alltid görs) utföra nyhetsundersökningar för att kolla om en uppfinning är patenterbar eller för att ta fram känd teknik inom ett område innan utveckling påbörjas. Till sin hjälp har företagen därför ofta avtal med någon eller några kommersiella patentdatabasägare och en intern databas som kan vara mer eller mindre sofistikerad. Espacenet och andra gratisdatabaser 52 utnyttjas också flitigt, särskilt av företag som saknar resurser för en intern databas och/eller avtal med en kommersiell databasägare. Många företag hinner inte göra själva sökningen själva utan anlitar undersökningsföretag för att göra sökningen och eventuellt också patenterbarhetsbedömningen. Hos några företag involveras inte patentavdelningen alls i själva letandet och bedömandet av dokument, utan överlåter det helt åt uppfinnarna/utvecklingsavdelningarna. Det dessa företag antagligen missar i precision vid uppfinnarnas sökningar tar de igen genom att ledtiden från skapandet av uppfinning till inlämnandet av patentansökan ofta kan kortas avsevärt. Dessutom blir uppfinnarna mer involverade i patentverksamheten, vilket kan betraktas som bra i flera företag, medan andra företag vill att uppfinnarnas tid bättre bör utnyttjas till andra saker än att söka i databaser. När en produkt utvecklas ska generellt en eller flera intrångsundersökningar göras under produktutvecklingens gång – ofta talas det om undersökningar vid övergången/”toll gates” mellan varje utvecklingsfas. Intrångsundersökningar tar i regel mycket längre tid än enbart patenterbarhetsundersökningar, särskilt om risk för intrång kan konstateras, eftersom det då behöver dras igång ett större maskineri med eventuella licensförhandlingar, interna möten med teknisk ledning, giltighetsanalyser mm. Ofta görs emellertid patenterbarhets- och intrångsundersökningar tillsammans. Vid intrångsundersökningar används, förutom de databaser som också används vid patenterbarhetsundersökningar, nationella patentregister för att kolla om patenten är i kraft eller inte. I de fall då offentliga patentregister inte finns får man helt enkelt ringa och fråga antingen patentverket eller ett ombud som i sin tur får ta reda på patentets status. I Italien går det t o m inte ens att göra det utan att patentinnehavaren får 52 Det finns en mängd bra databaser ombesörjda av nationella patentverk. Därtill finns t ex Google Patents, Nordiskapatent, PatentStorm och IP News Flash.
  19. 19. 18 reda på det 53 . Inpadoc är en perfekt databas i teorin för att kolla patentstatus, men dess innehåll är alldeles för ofullständigt 54 för att kunna ersätta sökningar i de nationella patentregistren. Vid oklarheter om intrångsrisken eller om intrångsrisk finns, ber ofta företagen om ett ytterligare utlåtande från en utomstående, dvs ett patentombud 55 . Ombudet brukar då skriva sina slutsatser i ett dokument som brukar kallas ”freedom to operate” eller ”clearance” där både intrångsrisken och patentets giltighet ofta prövas. P g a att intrångsundersökningar tar så mycket tid och pengar i anspråk finns det företag - också företag med avsevärda patentportföljer och en stor patentavdelning - som inte gör intrångsundersökningar under utvecklingsprocessen. Dessa företag är då medvetna om att intrång kan ske i andras patent, men att licensförhandlingar, produktionsstopp, domstolstvister och eventuella bötesbelopp är billigare för företaget än att beakta intrångsrisken vid produktutveckling. Patent due diligence innebär i detta fall en värdering av ett företags patentportfölj. Detta görs i regel i samband med företagsköp eller joint-venture. I dessa fall kan man få hjälp från ”motparten” att få fram patentstatus mm, vilket underlättar arbetet betydligt, men den kan ändå ta relativt lång tid att göra. Förutom en värdering av tillgångar vill företaget också kolla upp om det inspekterade företaget obehindrat kan få arbeta med det de håller på med och eventuella pågående och potentiella patentkonflikter som det köpande företaget kan få ärva. 6.2 Uppfinningsanmälningar och Uppfinnarersättningar  Rätten till arbetstagares uppfinningar regleras ofta i en annan lag än patentlagarna och skiljer sig mycket åt mellan olika länder. Även om många s k västerländska stater har en liknande lagstiftning som Sverige, innebär skillnaderna i lagarna extrajobb för företag med utveckling i flera länder eftersom t ex uppfinnarersättningarna kan skilja sig åt från land till land och därmed kan skapa interna stridigheter inom företaget. Det är t ex vanligt att uppfinnare i Europa får ersättning medan deras amerikanska kollegor inte får det. Ersättningssystemen varierar som sagt från företag till företag och beroende på var uppfinningen görs, men i Europa är det är vanligt att ett företag utdelar schablonbelopp till uppfinnarna vid vissa bestämda tillfällen. Exempel på sådana tillfällen är när det har bestämts att en uppfinning ska patentsökas, när en ansökan lämnats in, när patentfamiljemedlemmar lämnas in och när ett godkänt patent har erhållits. Schablonbeloppets storlek kan inom ett företag variera beroende på hur många uppfinnare det är och arbetsuppgifterna för den som gjorde uppfinningen. Schablonbeloppen är förutom ersättning också uppmuntran, men det kan förstås inte sägas vara skälig ersättning för alla uppfinningar. Vissa uppfinningar är värda mycket mer än schablonbeloppen och andra mindre. Dessutom ser ju forskningsintensiva företag patent som en naturlig del i utvecklingsarbetet och forskarna är ju anställda för att komma med nya idéer. Det kan ju ses som att patent utgör en del av det en forskare (på företag) ska leverera till företaget, om inte annat för att visa hur bra hans/hennes forskning är. 53 Vid förfrågan skickar patentverket en förfrågan vidare till patentinnehavaren och detta är mycket tidsödande. Det finns dock vissa privata initiativ med ombud som tillsammans har en egen statusdatabas, men där är inte samtliga patent med. 54 Enligt mig. De ansvariga för Inpadoc håller säkert inte med. Dessutom blir ju Inpadoc bättre hela tiden, så mitt påstående skulle kunna vara helt fel idag. 55 Även vissa patentverk erbjuder tjänster som till viss del säger sig kunna uttala sig om intrångsrisken. Dock känner jag inte till något företag som utnyttjat detta och kan inte uttala mig om tjänsternas kvalité.
  20. 20. 19 Några företag, men långtifrån alla, har förutom schablonbeloppen också en extra prövning av uppfinningar efter en längre tid, för att se om en uppfinnare bör få mer i ersättning än schablonbeloppet. Uträkningen av extraersättningen kan ses som en egen ”vetenskap” och kan vara mycket komplex, eftersom den ofta inbegriper ett flertal subjektiva och objektiva parametrar. Det är ofta förutbestämda grupper av chefer, experter och patentingenjör som utför bedömningen av en uppfinning och bestämmer om den ska patentsökas. En del företag gör bedömningen innan patenterbarheten hunnit utredas. Fördelar med detta är att inte onödigt undersökningsarbete behöver göras, uppfinnarna kan få ett preliminärt bedömningsbesked snabbt och gruppen kan snabbt prioritera uppfinningarna. Andra företag låter patentavdelningen utreda patenterbarheten först. Fördelen med det senare är att diskussionen i gruppen kan inriktas mer på det som är relevant för patentsökandet och att mötena kan gå fortare då uppfinningar som inte är patenterbara redan sållats bort. 6.3 Patentansökningsprocessen  De flesta patentingenjörer inom företag är rörande överens om att det vore bäst om patentansökningar skrivs av företagets patentingenjörer själva, eftersom den tekniska och patentjuridiska kompetensen hos patentavdelningen då bevaras inom företaget. Ombud sägs vara ”dyra” och kan sakna den tekniska specialistkompetensen. Dessutom innebär korrespondensen med ombud, särskilt vid svaromål, en ytterligare administrativ börda. Verkligheten är dock en helt annan, eftersom många (antagligen en majoritet, men detta har jag inga siffror på) företag anlitar patentombud för att både skriva patentansökningen, inlämna den och svara på förelägganden. Anledningen till detta är, förutom att klara av toppar i arbetsbelastningen, ofta att företaget inte har tillräckligt med personal för att hinna med patentskrivandet och att denna process är lätt att lägga ut på ombudskåren. Flera företag som utåt sett inte använder ombud för en patentansökan, har ändå anlitat ett ombud för att skriva och svara på föreläggandet även om ombudets namn aldrig nämns. I samband med svaromål råder ofta en febril aktivitet med möten, e-mail, fax och brev som skickas fram och tillbaka mellan uppfinnare, chefer, teknikexperter, patentavdelningen och ombud. Ibland låter företagen ett ombud spökskriva svaromålet, men lämnar sedan in svaromålet i eget namn, så tro inte att den som skrivit under brevet alltid är så insatt i ärendet. Då patentansökningar ska översättas är det heller inte alltid den som intygar översättningen som faktiskt har gjort översättningen, utan dessa görs ofta av den som har skrivit patentansökningen (spökskrivaren) eller en översättningsbyrå. Översättningsbyråerna är i regel billigare än patentbyråer (som dock ofta i sin tur anlitar översättningsbyråer), men översättningarna är generellt inte lika tillförlitliga som om författaren själv får göra översättningen 56 . Precis som diskussionen i kapitel 3 och 4 om när och var patent bör sökas så finns det ju också hos många företag också en uttalad önskan när patentet bör godkännas. Patentportföljsarbete i samband med att vaska fram licensieringsmöjligheter gör att timingen 56 Detta är förstås min helt egna (empiriskt underbyggda) uppfattning. Jag har kontrollerat en del översättningar från patentombud och fristående översättare. De fristående översättarna utan fördjupad utbildning i patentlagar tenderar att göra ”friare” översättningar, vilket kan få ödesdigra konsekvenser vid intrångskonflikter. Jag vet att det finns personer som inte håller med mig.
  21. 21. 20 för ett godkännande av patent måste vara det rätta. Det är här som möjligheterna till accelererad handläggning vid patentverken kommer väl till pass. Att sitta och vänta på förelägganden patentverken och låta saker ha sin gång, är alltså inte en del i ett aktivt patentportföljsarbete. 6.4 Invändningar  Möjligheten för tredje man att göra invändning mot ett godkänt patent är en av de största styrkorna med de patentsystem som medger det. En invändning är ju i regel betydligt billigare än att senare ogiltigförklara patentet i civil domstol 57 . Ändå utnyttjas det väldigt olika av olika företag. Eftersom den sökande ofta har bra koll på teknikområdet och patentverken ibland missar relevanta dokument är jag säker på att konkurrenter med all rätt skulle kunna invända mycket mer mot godkända patent än de faktiskt gör. Om man bortser från de rent principiella patenterbarhetsskälen för invändning finns det ett antal skäl till att ett företag i praktiken invänder, bl a: • företaget bedöms göra eller i framtiden riskera intrång i patentet och vill därför begränsa skyddsomfånget för att slippa betala licensavgifter, • handläggaren övar sig i patenthandläggning inför auktorisationsprov eller för att skaffa sig erfarenhet, • skyddsomfånget bedöms som oklart och företaget vill få mer information om omfånget även om oklarhet inte är en direkt invändningsgrund mot t ex ett EP-patent, • patentavdelningen eller företaget vill vinna goodwill genom att ogiltigförklara ”löjliga” patent. Visst finns det företag med klart definierade antagonister och relativt begränsat teknikområde som regelmässigt invänder mot varandras patent, men dessa företag verkar vara i minoritet. Anledningar till att inte invända är många, bl a: • företaget riskerar inte intrång, • det kostar tid och resurser för företagets patentingenjör, • invändnings-, ombuds- och nyhetsundersökningsavgifter måste ofta betalas, • invändning kan göras senare (då läget förhoppningsvis är klarare), • företaget riskerar intrång, men patentet bedöms ”med säkerhet” vara ogiltigt, • företaget riskerar intrång, men vill inte uppmärksamma patenthavaren på detta, • företagets interna policy är att inte lägga resurser på att invända, utan väntar medvetet till civil domstol och licensförhandlingar eftersom antalet intrångsstämningar förväntas vara väldigt få och därför mer kostnadseffektiva. I det fall företaget inte riskerar intrång eller att patentet ”med säkerhet” är ogiltigt är det ju bättre för företaget om en konkurrent slösar pengar på det samtidigt som patentet eventuellt kan skrämma någon ytterligare konkurrent från att införa den patenterade uppfinningen. När det gäller svenska företag och invändningar mot svenska patent och dess (i detta fall senare inlämnade) motsvarande EP-patent, väljer flera företag att invända endast mot det godkända EP-patentet (se den fjärde punkten ovan). Anledningen till att vänta med invändning till att EP-patentet godkänts är att tidigare känd teknik och det faktiska skyddsomfånget anses vara klarare då, samtidigt som patentinnehavarens handlingsutrymme 57 Endast ”startavgiften” för att en advokat/ombud ska väcka ogiltighetstalan kan (enligt mina erfarenheter) vara lika stor eller i alla fall av stamma storleksordning som hela kostnaden för ett invändningsärende.
  22. 22. 21 (avdelade ansökningar, val av länder etc) är mindre än om EP-ansökningen ännu inte har godkänts. Dessutom anses invändningsförfarandet i EP vara mer strukturerat och förutsägbarheten högre, för att inte tala om antalet länder där patentet kan förklaras ogiltigt på en och samma gång. Fördelen med att invända i Sverige är att ingen invändningsavgift krävs och att argumentationen eventuellt kan föras lite mer fritt än vid EPOs invändningsavdelning. Själva invändningsskrivelsen brukar lämnas in först mot slutet av invändningsperioden, delvis för att minska tiden för patenthavaren att förbereda motargument och delvis för att andra potentiella invändare inte ska strunta i att invända. Inlämning i sista minuten beror dock kanske ändå mest på företagets jakt in i det sista efter tidigare känd teknik och handläggarens arbetsbelastning. Om en invändning har gjorts i ett land mot ett patent och en motsvarande patentansökning fortfarande är i kraft i ett annat land som tillåter erinran, finns det företag som också lämnar in en erinran baserad på invändningen. Fördelen med detta är att erinran är gratis och att oklarheter i ansökan kan påtalas. De flesta företag struntar dock i erinran eftersom en sådan kan ge den sökande fördelar genom att den som gör erinran inte är en part i ansökningsprocessen och att de argument som erinraren ger redan är behandlade av patentverket inför invändningsförfarandet. Dessutom är de interna patentverksreglerna ofta oklara om huruvida patentverken överhuvudtaget behöver beakta erinran 58 . 6.5 Bevakning av andras patent  Många företag bevakar regelmässigt, åtminstone för vissa länder, konkurrenters patentansökningar och patent, t ex genom regelbundna sökningar på företagsnamn eller IPC- klasser. Dessa företag har också ofta byggt upp interna databaser med tekniska dokument och det ligger också nära till hands att de som bevakar patent också tillhör de som mer frekvent brukar invända. Hur ofta dessa regelmässiga bevakningar görs beror på vilka länder som bevakas. Om t ex företaget bevakar patent i Tyskland bör bevakningen göras åtminstone varje månad eftersom invändningsfristen i Tyskland endast är 3 månader, medan det inte finns någon tidsgräns för invändning i Japan. Som nämnts ovan finns det också företag som inte regelmässigt bevakar konkurrenters patent. Anledningar till detta brukar främst baseras på att företaget inte prioriterar bevakningsprocessen i förhållande till andra patentavdelningsprocesser. Vissa konkurrerande företag söker dessutom så många patent varje år att det egna företaget inte har resurser och kraft att hålla reda på det konkurrerande företagets patent, utan det egna företaget får då förlita sig på att intressanta konkurrentansökningar/patent dyker upp genom andra processer, såsom vanliga nyhets- och intrångsundersökningar. Bevakningar av intressanta, enskilda patentansökningar eller patentfamiljer görs också och då kan företagen använda sig av de nationella patentregister som företaget kommer åt via Internet eller kommersiella, ofta mer avancerade, bevakningsprogram. EPO har ett utmärkt automatiskt verktyg för europeiska ansökningar kallat WebRegMT. I de fall tillförlitliga patentregister inte är tillgängliga via Internet brukar företaget låta ombud i de enskilda länderna bevaka ansökningen. 58 Just nu pågår diskussioner om att stärka kraven på beaktande av erinran vid EPO.
  23. 23. 22 6.6 Bevakning av egna patent  Bevakningen av egna patent skiljer sig väldigt mycket mellan företagen. Det är inte bara en resursfråga utan återigen handlar det om vilka fördelar med patent som företaget fokuserar på. Företag som gör stora vinster på licensiering av sina patent kan ha grupper av anställda som regelbundet köper in konkurrerande produkter och jämför dem med sina patent. Motsatsen till detta är ett stort antal företag vars patentavdelningar inte alls bryr sig om att kontrollera konkurrenter. Ett av företagen som söker mest patent i världen och som är mycket innovativt och framstående i sin bransch, sägs t ex aldrig ha stämt någon annan part för patentintrång, trots att konkurrenter rimligtvis borde ha gjort intrång i något av patenten. Mellan de två ytterligheterna har vi en mängd företag som mer eller mindre regelbundet bevakar intrång i de egna patenten då lättillgängliga tillfällen ges. Ett vanligt sätt för dessa företag att få nys om patentintrång är att besöka branschmässor och där filma, fotografera, och införskaffa konkurrenternas manualer och tidsskrifter, särskilt om produkterna är för dyra för att köpas in. Om inte detta görs får patentavdelningen förlita sig på att uppfinnarna själva eller andra anställda kontaktar patentavdelningen då de ser någonting misstänkt. Konkurrentbevakningen kan också underlättas genom samarbete med konkurrenten: istället för att jaga rätt på konkurrentens produkter och produktbeskrivningar finns det exempel på företag som helt enkelt byter produkter och produktbeskrivningar med varandra för att underlätta den konkurrentbevakning som ändå görs. 6.7 Licensiering och avtal  Värdet av ett patent är mycket svårt att uppskatta. Fördelarna med ett patent är för många företag mer konkreta om licensintäkter kan erhållas. När det gäller licensiering av patent brukar företagens bolagsjurister och patentingenjörer samarbeta för avtalets utformning. Saknas kompetensen inom företaget anlitas externa avtalsjurister och/eller IP-experter. På vissa företag ingår jurister i patentavdelningarna (eller vice versa) och större bolag som sysslar mycket med licensiering har t o m särskilda licensieringsavdelningar. För en patentavdelning där utlicensiering ingår som en del i avdelningens syfte torde licensrelaterat arbete utgöra en väsentlig del. Arbetet med att hålla patentportföljen i trim och relevant för marknaden tar mycket tid i anspråk, precis som förberedelser inför licensförhandlingar, såsom skrivande av jämförande kravtabeller (eng: claim charts) och eventuell värdering av motpartens patent. Inom många teknikområden brukar ett licensavtal innefattande patent också innehålla bestämmelser om tillgång till patenthavarens know-how förknippat med uppfinningen. Det torde också vara vanligt att patentavdelningen är inblandad vid avtalsskrivning för utvecklings- och forskningssamarbeten, teknologiöverföring och joint-venture. 6.8 Intrång  En intrångskonflikt är den process som för ett specifikt ärende tar mest resurser i anspråk. Detta är självklart med tanke på hur mycket ett intrång kan kosta eller ge företaget. Vid
  24. 24. 23 allvarliga intrångsfrågor torde alla företags respektive ledningsgrupp informeras eftersom beslut i intrångsfrågor normalt får betraktas som sådana som ska tas på ledningsgruppsnivå. Eftersom intrångskonflikter ibland blir kända både bland andra konkurrenter och för den breda allmänheten kan det potentiellt sett vara mycket som står på spel, inte bara gällande intrångskonflikten i sig, utan också för framtida konflikter och företagets allmänna image. Då företaget genom ett s k varningsbrev uppges göra intrång i någon annans patent uppstår ofta en febril aktivitet med en hel del internt arbete för att utröna graden av intrång, patentets giltighet, licensieringsmöjligheter, eventuella konstruktionsändringar och motangrepp 59 . Det interna arbetet inbegriper för det mesta ett flertal av de processer som nämns ovan samt eventuellt också motstämningar i civil domstol. I stället för civil domstol kan företagen förlita sig på medling och skiljedomsförfaranden för att snabba på beslut som får accepteras av parterna. Då företaget själv upptäcker att någon annan gör intrång i deras patent handlar det mycket om strategiska överväganden. Bara för att ett företag rättmätigt kan stämma någon annan för intrång, betyder det inte att företaget automatiskt gör det. Det finns så många viktiga faktorer som avgör om ett varningsbrev överhuvudtaget skickas. Risken att samarbeten och andra goda affärsrelationer skadas av en intrångsstämning är något som beaktas. Likaså brukar, men inte alltid, det andra företagets möjlighet att stämma det egna företaget för patentintrång beaktas. Historien är full av intrångsstämningar som besvarats med värre genstämningar, vilket har påverkat det första företaget negativt. Å andra sidan ska företag inte vara för restriktiva med varningsbrev, eftersom giltiga patent faktiskt också ofta direkt eller indirekt erkänns av intrångsgöraren och patenthavaren får in licenspengar och/eller tillgång till några av det andra företagets patent. Förutom frågan om man ska stämma för intrång måste företaget också besluta hur och var man ska stämma, något som inte är lätt och som jag heller inte går in på här. 6.9 Upprätthållande av patent  Det finns säkert företag som automatiskt håller alla sina patent så länge det går, även om jag inte känner till något sådant. Alla företag jag känner till har någon form av process för att besluta om huruvida årsavgiften för ett patent ska betalas eller ej. Även om årsavgiften för ett enskilt patent kan tyckas låg är årsavgifterna för företag med stora patentportföljer tillsammans en väsentlig utgift, särskilt relaterat till patentavdelningens årsbudget. Regelbundna, t ex en gång varje år, översyner av patentfamiljer av en särskild grupp personer på företaget kan därför med lätthet motiveras. Gruppen består generellt av tekniska experter, patentingenjörer och marknadsspecialister. Översyner tjänar också till att repetera för företagets experter vilka patent som företaget besitter och resulterar ofta i inspirerande tekniska och affärsmässiga diskussioner med flera uppföljningspunkter för deltagarna. Ett alternativt sätt till gruppgenomgångar är att för varje patentfamilj göra förutbestämda avstämningar med berörda experter, där avstämningarna är valda efter patentens inlämningsdag, såsom efter 5, 10 och 15 år, eller inför varje ”årsavgiftsbetalning” i USA. 59 Inför en intrångskonferens 2007-11-21 skrev jag i samband med min presentation där ihop ett dokument benämnt ”Checklista för intern intrångsundersökning innan konflikt” som till viss del beskriver typiskt patentarbete i samband med detta. Jag skickar den gärna till eventuellt intresserade.
  25. 25. 24 6.10 Externa förslag  Företag får erbjudanden från någon extern person eller ett företag om att köpa en viss teknik eller inleda utvecklingssamarbete (ofta från ett ganska omoget tekniskt stadium). Ett stort, välkänt företag får dessutom relativt ofta 60 (ett eller fler per vecka) sådana förslag och dessa behandlas ibland av patentavdelningen, bl a genom att kolla upp om den externa personen har patent på sin uppfinning och om patentet i så fall är giltigt, men också att ansvara för kontakten med förslagsställaren. Stora företag vill ju inte bli anklagade för att ha stulit en idé från en privatperson eller ett litet företag eftersom detta brukar leda till dålig publicitet i massmedia, och därför torde patentavdelningen vara mycket lämpad att sköta kontakten med den externa personen även om den externa personen i regel vill tala med någon så högt upp i företagshierarkin som möjligt. 6.11 Utbildning av företagskollegor  Om patentmedvetenheten är hög hos de anställda är mycket vunnet för företaget och dess patentavdelning 61 . En mycket viktig uppgift för en patentavdelning är därför att utbilda sina kollegor om patentsystemet och företagets syn på patentering. Åtminstone någon i företagets ledningsgrupp bör vara välinformerad om patentsystemet, så att ledningsgruppen har förmågan att fatta välgrundade beslut i patentärenden. Lever vi i en kunskapsekonomi där immateriella tillgångar värderas högt, borde detta också speglas i ledningsgruppen. Många företag, men långtifrån alla, har regelbundna avstämningsmöten med utvecklingsavdelningarna eller projektgrupper för att utbilda, fiska upp nya uppfinningar och verkligen kunna vara med från början och påverka utformningen av nya produkter. Om så inte görs och utvecklingsavdelningarna inte är så patentmedvetna kan företaget förlora mycket i slutändan. Ändå finns det företag som patenterar väldigt mycket varje år, utan att patentavdelningen behöver syssla med ”uppsökande verksamhet”, vilket kan tyda på en stor patentmedvetenhet hos de anställda eller ett förmånligt uppfinnaravtal mellan företaget och dess anställda. Som en uppmuntran till uppfinnare och/eller för att uppmärksamma företagets patentverksamhet anordnar flera företag (ofta årligt förekommande) stora evenemang där t ex uppfinnarna till patenterade uppfinningar uppmärksammas. Detta kan vid första anblicken verka vara en liten del av en patentavdelnings verksamhet, men stora evenemang tar mycket tid i anspråk och evenemangens påverkan på uppfinnandet i företaget ger säkert valuta för utgifterna. 6.12 Värdering av patent  Om företaget av t ex skatteskäl vill värdera sina immaterialrättsliga tillgångar är det troligt att patentavdelningen blir inkopplad för att hjälpa till med värderingen. De resurser som krävs för en värdering kan vara avsevärda, men det beror självklart på vilken värderingsmodell som företaget använder sig av. Liksom de flesta av de processer som nämnts ovan är 60 Detta är kanske ett ogrundat påstående, eftersom jag inte har någon statistik att luta mig mot. Mitt påstående bygger enbart på erfarenheter från befintlig och tidigare arbetsgivare. 61 För exempel på hur man underlättar uppfångandet av idéer, informerar om patent, och hur man uppmuntrar till uppfinnande, se min PowerPoint-presentation till vilken detta dokument är ett sidodokument.
  26. 26. 25 patentvärdering ett ämne i sig som man kan fördjupa sig i mycket, men som inte är någon exakt vetenskap.

×