Vertragsrecht für Gründer

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  • 1. Dresden, 14. Dezember 2010 Dresden exists – Gründertreff Technologieausgründungen und Vertragsrecht Kleingedrucktes in Verträgen und Förderpro- grammen Rechtsanwalt Dr. Sebastian Wündisch, LL.M. Forschungsstelle für Forschungsförderung und Technologietransfer
  • 2. Basiswissen ■ Wissen – entscheidendes Asset für Technologieausgrün- dungen – Patente und Gebrauchsmuster (technische Erfindungen) – Urheberrechtlich geschützte Werke (Software, Content) – Marken und geschäftliche Bezeichnungen (Kennzeichenrechte) – Know-how? ■ Schutzvoraussetzungen – Registerrechte wie Patente, Gebrauchsmuster und Marken (amtliches Prüfverfahren) – Schutz kraft Gesetzes durch Benutzung (Marken) oder Verkör- perung (Urheberrechte) – faktischer Schutz durch fehlende Offenkundigkeit 2
  • 3. Basiswissen ■ Schöpfer- / Erfinderprinzip ■ Kein gutgläubiger Erwerb Inhalt des Patent- / Markenregisters ist nicht verlässlich (anders: z.B. Grundbuch) – Dokumentation und Nachweis der Übertragung geistiger Eigentumsrechte nur durch Verträge ■ Rechtsverletzungen führen zu einschneidenden Folgen ■ Dokumentation der Chain of Title essentiell 3
  • 4. Ausgründung: Sicherung der IP Rechte ggf. Beteiligung Universität Spin-off IP Rechte § 42 Sicherheiten ArbnErfG Gesellschafter 1 Gesellschafter 2 Bank Erfinder Venture Capital 4
  • 5. Insbesondere „Einbringung von Patenten“ ■ Übertragung des Patents – unbeschränkte Nutzung des Rechts mgl. ■ Lizenzierung – Abhängigkeit von Beschränkungen des Lizenzgebers ■ Bareinlage mit anschließender entgeltlicher Exklusivlizenz oder Patentübertragung – Vorteil: keine Bewertungsprobleme – Gefahr einer „verdeckten Sacheinlage“ – Voraussetzung: sachlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen Lizenzerwerb und Gründungsvorgang – Folge: Fortbestand der Einlageschuld; Wertanrechnung der Patentlizenz bzw. des Patents (§ 19 Abs. 4 GmbHG) – uU Strafbarkeit wg. falscher Angaben bei Eintragung 5
  • 6. IP Policy ■ IP-relevante Fragen bei Technologieunternehmen – Licensing-in vs. development of own technology – Rechtssichere Implementierung moderner Innovationsformen (Open Innovation, Crowd Sourcing) – Schutzrechtsanmeldungen, geheimes Know-how? (Kriterien: Kosten, Entwicklungszyklen, Verwertbarkeit) – Defensive Publishing ■ Interne Anforderungen – Dokumentation und Klassifikation von IP – Etablierung von Prozessen – Vertraulichkeit ■ Externe Anforderungen – Product Clearing – Rechercheaufträge 6
  • 7. „Eigene“ IP Rechte des Unternehmens Arbeitsvertrag Angestellter §§ 43, 69b UrhG Arbeitgeber (Urheber/Erfinder) ArbnErfG Schöpferprinzip: Arbeitgeber erhält nur abge- leitete Rechtsposition Unterschiedliche Rechtsvorschriften für die Übertragung der Rechte an urheberrechtlich ge- Lizenznehmer schützten Werken, patent- oder gebrauchsmus- terrechtlich schutzfähigen Erfindungen im Ar- Käufer beitsverhältnis 7
  • 8. „Fremde“ IP Rechte des Unternehmens Dienstvertrag Dritter Werkvertrag Gesellschaft Lizenzvertrag Zweckübertragungsgrundsatz: im Zweifel ver- bleiben die Rechte beim Dritten ⇨ Rechtetransfer vereinbaren und dokumentieren Lizenznehmer Käufer 8
  • 9. Verwendung von Open Source Software ■ Verstoß gegen Open Source Lizenz stellt Urheberrechtsverletzung dar (vgl. LG München I, Urteil v. 19.05.2004 – 21 O 6123/04) entwickelt und verbreitet OSS unter GPL Dritter Allgemeinheit Unterlassungsanspruch §§ 97, 69c UrhG vertreibt Software im Objektcode Allgemeinheit Beklagter ■ Insbesondere: viraler Effekt 9
  • 10. Licenses-In / Licenses-Out ■ Licenses-In – Lizenznehmer trifft strenge Rechtserkundigungspflicht (chain of title) – Patent-Pools monopolisieren ganze Technologiefelder – Abhängigkeit vom Lizenzgeber – Insolvenz des Lizenzgebers? ■ Licenses-Out – Unterscheide: reine Lizenzvergabe zur Generierung von Einnahmen  produktbegleitende Lizenzvergabe (idR stillschweigend) – Lizenzen stellen Belastungen des eigenen IP dar – Lizenzmanagement 10
  • 11. Operatives Geschäft mit IP-Bezug ■ Vorfeldvereinbarungen – Memorandum of Understandig (MoU) = Absichtserklärung der künftigen Vertragspartner (rechtliche Bindung?) – Letter of Intent (LoI) = Erklärung, die Interesse an Verhandlungen bzw. Vertragsschluss ausdrückt (idR keine rechtliche Bindung?) – Non-Disclosure Agreement (NDA) = vertragliche Geheimhaltungs- verpflichtung bzgl. Verhandlungen bzw. –ergebnissen – Schutz vor neuheitschädlichen Veröffentlichungen (§ 1 PatG) – Kennzeichnung der Informationen (mündliche Offenbarung?) – Residual Information – Patentierungsverbot – Rechtsfolge bei Verstößen (Vertragsstrafen, §§ 17, 18 UWG) 11
  • 12. Operatives Geschäft mit IP-Bezug ■ Forschungs- und Entwicklungsverträge ■ Produktverkäufe – Rechtsmängelhaftung (idR. Haftungsfreistellung verlangt) – Zuordnung des IP bei Kundenaufträgen und –spezifikationen ■ „Versteckte“ Rechteklauseln – Bsp.: „All of the rights of use under copyright law, industrial property rights […] attaching to the services rendered under this contract for work and services and created in connection with the implementation of the contract […] shall automatically pass to X upon creation without any further conditions and without any additional consideration. X shall be exclusively entitled thereto without any limitation in terms of geography, time and content and X can extend, assign, revise, adjust, modify, reproduce or publish the aforementioned without the consent of the Contractor.“ ■ Beratungsvereinbarungen ■ Warum AGB? 12
  • 13. F&E Förderung – Vergiftetes Geld Kartellrecht Projektpartner B Projektpartner C Kooperationsvertrag Kooperationsvertrag VA VA Unterauftrag Zuwendungsgeber BMBF VA NKBF 1998 Unterauftrag- Projektpartner A Beihilferecht nehmer Universität/Institut 13
  • 14. Zuwendungsbescheid - Allgemeines ■ Verwaltungsakt iSd. VwVfG ■ Nebenbestimmungen (NKBF 98, BBest) und dort enthaltene Auflagen / Bedingungen: – sind integraler Bestandteil des Zuwendungsbescheides – gehen dem Kooperationsvertrag vor ■ Einhaltung der Anforderungen während der Projektlaufzeit und der Bindungsfrist ■ Offenbarung subventionserheblicher Tatsachen während der Antragsphase, Projektlaufzeit und Bindungsfrist (§ 3 SubvG) 14
  • 15. Zuwendungsbescheid - Zuwendungsbedingungen ■ Zentrale Zuwendungsbedingungen – Berichts- (Zwischen- und Schlussbericht) und Mitteilungspflichten („unverzüglich“) – keine Förderung bei vorzeitigem Maßnahmebeginn (Anreizeffekt), Ausnahmen mgl. ■ Ergebnis- u. verwertungsbezogene Zuwendungsbedingungen – Ergebnisse u. Verwertungseinnahmen gehören Zuwendungs- empfänger – Ausübungs- bzw. Verwertungspflicht im Fördergebiet ⇨ bei Nichteinhaltung droht Verlust ausschließlicher Nutzung – Mitteilungspflicht bei Übertragung der Ergebnisse an Dritte; außerhalb EU nur mit Zustimmung des Zuwendungsgebers 15
  • 16. Zuwendungsbescheid – Rechtsfolgen bei Verstoß ■ Rechtsfolgen – Verwaltungsrecht: – Widerruf Zuwendungsbescheid – (verzinste) Zuwendungsrückzahlung, Herausgabe zusätz- licher Vorteile (VG Köln, Urteil v. 10.06.2010 - 16 K 5313/08 - Nokia) – Strafrecht: – § 264 StGB (bei unrichtigen, unvollständigen o. unterlassenen Angaben über subventionserhebliche Tatsachen, die dem Zuwendungsempfänger zum Vorteil gereichen) – behördliche Anzeigepflicht gem. § 6 SubvG ■ Adressaten – Zuwendungsempfänger: Rückzahlungsverpflichtung – Geschäftsführer / Vorstand: Haftung auf Rückzahlung bei Durchgriffshaftung bzw. bei Pflichtverletzung ggü. Unternehmen; strafrechtliche Verantwortung – Gesellschafter: Haftung bei „existenzvernichtendem Eingriff“ zu Lasten des Zuwendungsempfängers 16
  • 17. Kooperationsvertrag – Ergebnisbezogene Regelungen ■ Kooperationsvertrag begründet Zugriff der Partner auf: – Background (vorbestehendes geistiges Eigentum) – Foreground (Projektergebnisse) – Sideground (Ergebnisse außerhalb des Projekts) ■ Jeder Partner wird Inhaber seines Foreground ⇨ Regelung zu gemeinsamen Erfindungen (Anteile, Anmeldung, Verwer- tung, Beteiligung an Einnahmen, Vergütung, Kosten) ■ Nutzung des IP von Projektpartnern – einfaches Nutzungsrecht an Background bzw. Foreground zur Pro- jektdurchführung (Maßstab: Need-to-know oder nice-to-have?) – idR keine unentgeltliche Nutzung nach Projektende (mögl. Erstver- handlungsrecht, bevorzugte Bedingungen etc.) ■ IP-Übertragung bei Beteiligung von Hochschulen (§ 42 ArbnErfG, Veröffentlichungen) 17
  • 18. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
  • 19. Ihr Ansprechpartner Höhe: Dr. Sebastian Wündisch, LL.M. 5,34 cm Rechtanwalt Breite: 4 cm T +49 351 81660-0 Horizontal: F +49 351 81660-81 1,22 cm Sebastian.Wuendisch@noerr.com Vertikal: 3,63 cm Noerr LLP Paul-Schwarze-Straße 2 01097 Dresden Deutschland 19