Droit des marques - propriété intellectuelle - HEC Entrepreneurs 2013 - Par Céline Bondard
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Droit des marques - propriété intellectuelle - HEC Entrepreneurs 2013 - Par Céline Bondard

  • 7,780 views
Uploaded on

Cours de Droit des Marques - Propriété Intellectuelle que j'ai donné à HEC - Master Entrepreneurs fin février 2013. Céline Bondard

Cours de Droit des Marques - Propriété Intellectuelle que j'ai donné à HEC - Master Entrepreneurs fin février 2013. Céline Bondard

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
7,780
On Slideshare
6,992
From Embeds
788
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
271
Comments
0
Likes
3

Embeds 788

http://www.bondard.fr 696
http://www.bondard-partners.com 91
http://show-the-mistake.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Propriété Intellectuelle Session 2: Marques et Brevets Novembre 2013 Maître  Céline  Bondard   HEC  Paris   cb@bondard.fr       Me Céline Bondard, 11-13 1   1
  • 2. I. Introduction – A. Pourquoi parler de PI 2. Plan des quatre séances Séance 1 Introduction – Le Droit d’Auteur Séance 2 Droit des marques – Droit des brevets Séance 3 Contrefaçon – Droit du Web Séance 4 Les contrats Me Céline Bondard, 11-13 •  Introduction à la propriété intellectuelle •  Le droit d’auteur •  Les marques •  Les brevets •  Contrefaçon, concurrence déloyale •  Droit du Web •  Les contrats: achats de droits de PI, co-développement •  Creative Commons et licences open source. 2   2
  • 3. Droit des Marques - Tables des matières     I.  Défini<on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?     II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  disAncAve      B.  Que  la  marque  soit  disponible     III.  L’enregistrement          A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI   IV.  Et  après?   A.  Le  dépôt  à  l’internaAonal   B.  La  surveillance  de  sa  marque   C.  La  contrefaçon     V.  Conclusion     A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué   B.  RecommandaAons   Me Céline Bondard, 11-13 3   3
  • 4. La Marque I. Définition A. Qu’est-ce qu’une marque? PROTECTION au titre de la marque? A quoi sert une marque? La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’origine du produit ou du service. Déposer une marque, qu’est-ce que cela apporte? La marque donne au titulaire un monopole d’exploitation pour 10 ans, renouvelables indéfiniment. La protection n’estelle pas automatique comme le droit d’auteur? Il faut enregistrer sa marque (ou un brevet) pour être protégé, contrairement au droit d’auteur en France. ! Le propriétaire est celui qui a enregistré, et pas 4   nécessairement l’auteur. Me Céline Bondard, 11-13 4
  • 5. La Marque I. Définition A. Qu’est-ce qu’une marque? Qu’est ce qui peut CONSTITUER UNE MARQUE ? Tout ce qui peut faire « signe » (Art. 711-1 al.1er du CPI et art. 15 de l’ADPIC): •  •  •  •  •  •  Mot, nom, slogan (marque verbale), ex: « Yoplait » ou « Parce que vous le valez bien » Dessins (marque figurative, ou semi figurative si combine élément verbal et visuel ) Chiffres, par ex: 307 Peugeot Musiques et sons divers (jingle de Dim) Lettres  Forme du produit ou de son conditionnement 5   Me Céline Bondard, 11-13 5
  • 6. La Marque I. Définition B. Un dépôt de marque protège quoi, et où? TERRITOIRE de la protection? •  Il existe des marques nationales (INPI) •  Des marques communautaires (OHMI) => Vous pouvez déposer à l’OHMI ou transiter par l’INPI •  Et des marques internationales (OMPI) => Vous ne pouvez pas déposer à l’OMPI, il faut obligatoirement transiter par l’INPI SUPPORTS d’une marque? 6   Site web / Nom de domaine / Enseigne / Campagne de pub (télé, presse) / Produits / Etc… => Changer de marque en milieu de parcours est difficile! Me Céline Bondard, 11-13 6
  • 7. Droit des Marques - Tables des matières     I.  Défini<on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?     II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  disAncAve      B.  Que  la  marque  soit  disponible     III.  L’enregistrement          A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI   IV.  Et  après?   A.  Le  dépôt  à  l’internaAonal   B.  La  surveillance  de  sa  marque   C.  La  contrefaçon     V.  Conclusion     A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué   B.  RecommandaAons   Me Céline Bondard, 11-13 7   7
  • 8. La Marque II. Critères du dépôt de votre marque Avant de déposer votre marque, il faudra s’assurer de la: 1.  DISTINCTIVITE… … entre les produits d’une entreprise et ceux d’une autre. 2.  DISPONIBILITE… … de la marque: les recherches d’antériorité. 8   Me Céline Bondard, 11-13 8
  • 9. La Marque II. Critères du dépôt de votre marque A.  La distinctivité DEFINITION •  Sert à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise; •  Une marque doit présenter un caractère « arbitraire », c’est-à-dire sans relation évidente avec les produits / services, ou « fantaisiste », c’est-à-dire un mot inventé; •  Permet de laisser disponible les signes descriptifs, génériques, ou imposés par la nature du produit.   9   Me Céline Bondard, 11-13 9
  • 10. La Marque II. Critères du dépôt de votre marque A. La distinctivité   SIGNES NON DISTINCTIFS (= non protégeables) •  Les signes « descriptifs: » qui servent pour désigner l’espèce, la qualité, quantité, destination, valeur, provenance d’un produit, par exemple: « éclair » pour désigner la pâtisserie « éclair »; •  Les signes imposés par la nature même du produit, ou sa fonction, par exemple: «  pur coton  » pour désigner un pull en coton, ou la marque d’SFR « Texto, dites-le en toutes lettres, dites-le texto  »; •  Les signes « génériques »: ceux qui sont devenus usuels dans le langage courant. 10   Me Céline Bondard, 11-13 10
  • 11. La Marque TGI, 11 mars 2011, Europcar  AUTOLIBERTE Déposé par Europcar en 2000 vs. AUTOLIB Déposé par la ville de Paris en 2008 ROUND 1: TGI, 11 mars 2011 Est-ce que AUTOLIB est une marque DISTINCTIVE? •  Sur la distinctivité: Le TGI détermine que la marque AUTOLIBERTE est faiblement distinctive, mais distinctive tout de même, car les termes «  auto  » et «  liberté  »permettent d’identifier immédiatement un service de location de voiture. La combinaison des deux mots rend la marque « arbitraire » et donc protégeable. •  Sur la contrefaçon: pas de contrefaçon car il y a des différences significatives (i) visuelles, (ii) phonétiques et (iii) intellectuelles (AUTOLIB ferait penser à VELIB et pas à AUTOLIBERTE). ROUND 2: Cour d’appel, le 30 juin 2012 11   •  Sur la distinctivité: La Cour d’appel donne raison au TGI;  •  Sur la contrefaçon: la Cour d’appel contredit le TGI et détermine que la ville de Paris s’est rendu coupable de contrefaçon! La Ville Paris Me Céline Bondard,de11-13doit cesser d’utiliser la marque sous un mois à compter de la décision. 11
  • 12. La Marque II. Critères du dépôt de votre marque B. La disponibilité DEFINITION (art. L 711-4 du CPI)   Un signe est disponible quand il ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, et notamment: •  •  •  •  a une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue; une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; a un nom commercial / enseigne connue, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; aux droits d'auteur ou aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé. 12   © Scott Adams Me Céline Bondard, 11-13 12
  • 13. La Marque II. Critères du dépôt de votre marque B. La disponibilité Comment VERIFIER LA DISPONIBILITE d’une marque?   Faire une recherche d’antériorité: •  Recherche par noms phonétiquement identiques ou similaires dans les mêmes produits /services; •  Marques visuellement proches; •  Recherche par dénomination sociale (identique ou proche) ; •  Recherche sur Internet (on peut trouver de tout, chansons avec le même titre, blog, société qui 13   n’a pas enregistré son nom comme marque, etc). Me Céline Bondard, 11-13 13
  • 14. Droit des Marques - Tables des matières     I.  Défini<on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?     II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  disAncAve      B.  Que  la  marque  soit  disponible     III.  L’enregistrement          A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI   IV.  Et  après?   A.  Le  dépôt  à  l’internaAonal   B.  La  surveillance  de  sa  marque   C.  La  contrefaçon     V.  Conclusion     A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué   B.  RecommandaAons   Me Céline Bondard, 11-13 14   14
  • 15. La Marque III. L’enregistrement de votre marque Avant d’enregistrer votre marque, il faudra: A. DESIGNER les produits et/ ou services concernés: principe de spécialité de la marque. B. ENREGISTER VOTRE MARQUE AUPRES DE L’INPI, l’établissement public qui délivre les brevets, marques, dessins et modèles. 15   Me Céline Bondard, 11-13 15
  • 16. La Marque III. L’enregistrement de votre marque A. Le principe de spécialité Le signe choisi n’est approprié que pour les produits ou services désignés à l’acte de dépôt. C’est pourquoi: peut co-exister avec: Attention! La protection est élargie pour les marques renommées, qui bénéficient d’une protection concernant des produits ou services même non similaires à ceux enregistrés en tant que marque (article L 713-5) . 16   Me Céline Bondard, 11-13 16
  • 17. La Marque III. L’enregistrement de votre marque A. Le principe de spécialité Une fois que vous avez identifié les produits et/ou services pertinents, vous devez les ordonner et les déposer en fonction de la classification internationale dite « classification de Nice ». Voici quelques exemples de « classes »: Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.. (…) Attention : après le dépôt, vous ne pourrez pas en rajouter de nouveaux produits ou services. En cas d’oubli, vous devrez alors procéder à un nouveau dépôt pour ces produits et/ou services manquants. 17   Me Céline Bondard, 11-13 17
  • 18. La Marque III. L’enregistrement de votre marque Cas pratique Luc souhaite créer une entreprise dont l’activité sera de créer une boutique qui vendra des produits tels que vêtements, accessoires, articles en cuir, etc. Luc voulait déposer « Cloud Nine » dans les classes 18 (articles en cuir, sacs et valises), et 25 (vêtements). Mais : le nom de domaine cloudnine.fr existe déjà et héberge une société de création de sites Internet depuis 2010, même si le nom de domaine n’a pas fait l’objet d’un enregistrement de marque. Il existe aussi une société « Cloud 10 » depuis 2008 en classe 25 pour les vêtements.   18 Est-ce que Luc peut déposer « Cloud Nine » dans les classes 18 et 25 ?     Me Céline Bondard, 11-13 18
  • 19. La Marque III. L’enregistrement de votre marque Cas pratique   Est-ce que « Cloud Nine » semble distinctif ? Pourquoi ?   Oui. Nom arbitraire, pas en lien direct avec des vêtements.   Est-ce que « Cloud Nine » peut être disponible s’il existe un site Internet du même nom ?   Il peut y avoir contrefaçon d’un nom de domaine sans qu’il y ait enregistrement de ce nom de domaine en tant que marque. Vérifier s’il y a une confusion possible : Similarité des signes  + Similarité des services  ⇒ services trop différents ici. NB : le nom de domaine peut-être inconnu de tout le monde et les services de la société peu connue, ce qui rendrait toute confusion peu probable. D’où intérêt à déposer son nom de domaine en tant que marque. « Cloud Nine » est-il disponible alors que Cloud 10 est déposé dans une classe identique ? 19     Vérifier s’il y a une confusion possible : Similarité des signes  + Similarité des produits ou services Me Céline Bondard, 11-13 19
  • 20. La Marque III. L’enregistrement de votre marque B. Enregistrement auprès de l’INPI COUTS •  Un peu plus de 200 euros pour désigner de un à trois produits ou services; •  40 euros pour chaque classe / produit supplémentaire •  Souvent plusieurs milliers d’euros pour des recherches d’antériorité approfondies DELAIS •  L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans, renouvelables indéfiniment (art. L 712-1 al.2 CPI); •  6 semaines après le dépôt, l’INPI publie le dépôt de votre marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI); •  Puis l’INPI examine votre demande et émet d’éventuelles objections, auxquelles il faudra répondre; •  Au moins 5 mois après votre dépôt, l’INPI publie l’enregistrement de votre marque au BOPI, puis vous 20   envoie le certificat d’enregistrement. •  Extensions à l’international : 6 mois pour bénéficier d’extensions en bénéficiant de la date du dépôt français Me Céline Bondard, 11-13 20
  • 21. Droit des Marques - Tables des matières     I.  Défini<on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?     II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  disAncAve      B.  Que  la  marque  soit  disponible     III.  L’enregistrement          A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI   IV.  Et  après?   A.  Le  dépôt  à  l’internaAonal   B.  La  surveillance  de  sa  marque   C.  La  contrefaçon     V.  Conclusion     A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué   B.  RecommandaAons   Me Céline Bondard, 11-13 21   21
  • 22. La Marque IV. Et Après? Une fois la marque en France déposée, il faudra envisager: A. Le dépôt à l’international de votre marque B. La surveillance de votre marque C. D’éviter de vous faire copier (contrefaçon) 22   Me Céline Bondard, 11-13 22
  • 23. La Marque IV. Et Après? A.  Le dépôt à l’international SYSTÈME D’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL •  Communément appelé «  système de Madrid  »: ce système présente l’avantage de remettre un seul dossier, directement auprès de l’INPI, rédigé en français, et de payer une redevance globale au lieu d’une redevance dans chaque pays. •  Attention : la marque internationale n’est pas un titre unitaire. C’est une procédure unique qui permet de donner naissance à une série de marques nationales qui n’auront pas nécessairement les mêmes effets d’un pays à l’autre. Il est possible que votre protection soit refusée pour certains pays et acceptée dans d’autres. •  Le coût du dépôt varie en fonction du nombre de pays pour lesquels vous souhaitez protéger votre marque. DEPOT EN FRANCE ET LE « DROIT DE PRIORITE » •  Vous avez la possibilité, pendant un délai de 6 mois à compter de la date de votre dépôt français, d’étendre 23   votre protection à l’international, tout en bénéficiant de la date de votre dépôt de marque en France. C’est ce que l’on appelle le droit de priorité. Me Céline Bondard, 11-13 23
  • 24. La Marque IV. Et Après? A.  Le dépôt à l’international L’ENREGISTREMENT DANS CHAQUE PAYS •  EXAMEN NATIONAL: Chaque office de chaque pays examinera alors votre dossier selon sa législation. Entre le moment de votre dépôt, et le moment ou chaque office examinera votre dossier, il faut compter environ 6 mois. => Si votre marque est acceptée, votre protection prendra effet dans ces États. •  OPPOSITION / REJET: Votre marque internationale peut aussi faire l’objet d’une opposition / d’un rejet dans les pays où cette procédure existe si elle ne répond pas aux critères de validité de l’État désigné. Vous êtes ensuite informé du refus par l’OMPI . Il vous appartient alors d’utiliser toutes les voies de recours dont vous disposez dans le pays qui refuserait l’enregistrement de la marque. •  OBJECTIONS POTENTIELLES: Vous pouvez recevoir des objections de certains pays, auxquelles vous pourrez alors répondre. 24   => Si vous les surmontez et que votre marque est enregistrée, cet enregistrement est communiqué à l’office de chaque Etat désigné dans votre dépôt pour examen. Me Céline Bondard, 11-13 24
  • 25. La Marque IV. Et Après? B. La surveillance de votre marque PRINCIPE DE LA SURVEILLANCE •  Enregistrer une marque est une première étape dans la stratégie de protection de vos actifs de propriété intellectuelle. •  Après le dépôt, il est important de surveiller les activités de vos concurrents, afin d’anticiper les contrefaçons éventuelles de votre marque. •  Le principe de la surveillance consiste à obtenir et analyser toutes les publications des marques déposés par des tiers, considérés comme étant proches orthographiquement ou phonétiquement de votre marque. •  Un conseil juridique ou l’INPI peuvent se charger de mettre en place une veille juridique 25   périodique (mensuelle, trimestrielle, semestrielle). Me Céline Bondard, 11-13 25
  • 26. La Marque IV. Et Après? B. La surveillance de votre marque OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE •  Détecter, dés sa publication, une marque susceptible de prêter à confusion avec sa marque. •  S'opposer à son enregistrement (qui ne pourra ensuite être obtenu qu'à l'issue d'une procédure judiciaire). •  Ainsi, vous protégerez votre marque efficacement, plutôt que de devoir poursuivre ces marques devant les tribunaux, ce qui peut se révéler long et coûteux. •  Connaître son environnement concurrentiel ce qui permet de déterminer une meilleure stratégie marketing. 26   Me Céline Bondard, 11-13 26
  • 27. La Marque IV. Et Après? C. La Contrefaçon Qu’est-ce qui constitue la CONTREFACON DE MARQUE ? (CPI art. L 716-10) Le risque de confusion. Mais le risque de confusion peut venir de plusieurs situations très différentes: •  La reproduction à l’identique; •  L’ imitation d’une marque, même si les produits ne sont pas identiques; •  La production industrielle de marchandises contrefaisantes, leur importation, exportation, vente. Comment s’examine la SIMILARITÉ entre deux marques? •  Similarité des services; •  Similarité des signes: plan visuel, phonétique et conceptuel / intellectuel (« La Vache qui Rit » vs. « La Vache Sérieuse ») 27   Me Céline Bondard, 11-13 27
  • 28. Droit des Marques - Tables des matières     I.  Défini<on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?     II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  disAncAve      B.  Que  la  marque  soit  disponible     III.  L’enregistrement          A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI   IV.  Et  après?   A.  Le  dépôt  à  l’internaAonal   B.  La  surveillance  de  sa  marque   C.  La  contrefaçon     V.  Conclusion     A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué   B.  RecommandaAons   Me Céline Bondard, 11-13 28   28
  • 29. La Marque V. Conclusions A. Conséquences d’un dépôt mal effectué Qu’est-ce qu’un DEPOT MAL EFFECTUÉ •  Dépôt effectué au mauvais moment ou territoire: attention à la stratégie de dépôts et aux extensions à l’international (délais de priorités); •  Sur trop ou pas assez de classes (= produits et services): trop = risque de contrefaçon; pas assez = mauvaise protection de la marque. Quel est le PRIX A PAYER? •  Mauvais niveau de protection de la société et de son image; •  Valorisation plus faible; 29   •  Contentieux. Me Céline Bondard, 11-13 29
  • 30. La Marque V. Conclusions B. Recommandations 1. CHOISIR votre marque ⇒  Distinctivité: penser dépôt de marques dès le début du projet. 2. VERIFIER la disponibilité de votre marque ⇒  Disponibilité: effectuer des recherches d’antériorité. 3. ENREGISTRER votre marque ⇒  Principe de spécialité: enregistrez votre marque, choisir les classes appropriées, ne pas oublier les extensions à l’international. 3. SURVEILLER votre marque 30   ⇒  Surveiller que des tiers ne commettent pas de contrefaçon. Me Céline Bondard, 11-13 30
  • 31. Conclusion Pour toute question, contacter: Maître Céline Bondard Avocat aux Barreaux de Paris et New York www.bondard.fr celinebondard@hotmail.com •  31   Me Céline Bondard, 11-13 31