Guia de Melhor Prática de Proteção de Marca

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Guia de Melhor Prática de Proteção de Marca

  1. 1. GUIA DEMELHOR PRÁTICADE PROTEÇÃODE MARCA
  2. 2. Esta publicação está disponível para download no www.aba.com.br
  3. 3. Guias | Publicação da ABA, idealizada e realizada pelo ConteúdoComitê de Melhor Prática de Branding Advogados integrantes do Comitê Jurídico da ABAProjeto gráfico | DIA Comunicação Ana Carolina Pescarmona | Reckitt Benckiser Larissa Silva Moré | DanoneFotos | Vinícius Teixeira Leite e sxc.hu Lia Kishino | DPaschoal Márcia Lan | Kimberly-ClarkAnálise, sugestões e validação do texto final Mariangela Sampaio | UnileverEscritório Gusmão & Labrounie Renato Cirne Nascimento | Oi Silvia Miranda | Pirelli Tânia Cavalcanti | Cadbury Revisão de texto | Ana Maria Barbosa
  4. 4. DISSEMINANDO A ABA – Associação Brasileira de Anunciantes reúne as trezentas maiores empresas anuncian-MELHORES tes do país, que representam perto de 70% do volume de comunicação de marketing realizadoPRÁTICAS no Brasil. Com sede em São Paulo, a entidade também tem uma unidade operacional no Rio de Janeiro. Nossa missão política e institucional é a de “repre- sentar coletivamente e defender os interesses das empresas anunciantes associadas”; nossa missão técnica-profissional é a de “aglutinar, desenvolver e disseminar melhores práticas para potencializar 3 melhores resultados para os anunciantes”.
  5. 5. Estas missões são fundamentadas em nove • Defesa do conceito de que a reputação é princípios permanentes: essencial para alcançar e manter o sucesso dos negócios. • Defesa permanente e intransigente da • Incentivo ao emprego da criatividade de liberdade. forma ética em todos os aspectos do • Defesa do conceito de responsabilidade marketing mix, visando ganho de compe- civil do anunciante e da propaganda. titividade nos negócios. • Defesa do princípio da autorregulamentação. • Defesa do conceito de que o marketing • Defesa de um permanente diálogo com e a comunicação têm a responsabilidade toda a sociedade. de contribuir para a evolução da sustenta- • Aumento da eficácia da propaganda e da bilidade das organizações. sua rentabilidade. • Defesa do conceito de que a marca é o Para promover o maior conhecimento e de-4 maior patrimônio dos anunciantes. senvolvimento de uma disciplina ou ativida-
  6. 6. de específica da gestão, do marketing e da Valorização do branding ecomunicação das organizações, são manti- de suas metodologiasdos oito comitês técnicos – ComunicaçãoCorporativa; Gestão de Mídia & Marketing O Comitê de Branding tem como objetivoDigital; Jurídico; Pesquisa de Mercado & Inte- ampliar o espectro de estudo da marca, comligência Competitiva; Produção; Promoção, aprofundamento de análises, discussões eTrade e Varejo; Relações com o Consumidor; recomendações para os associados e o mer-e Relações Governamentais – e quatro de cado. Fazem parte do comitê gestores dasMelhor Prática – Branding; Conteúdo de Mar- maiores e mais ativas marcas do país, alémca; Gestão Financeira de Marketing; e Susten- das principais consultorias e agências na-tabilidade. cionais e internacionais e representantes do mundo acadêmico. Rafael Sampaio 5 Vice-Presidente Executivo
  7. 7. Para maximizar a gestão da marca como ati- Este Guia compila a experiência de anuncian- vo competitivo das organizações e promover tes, agências e consultorias. O objetivo não é o conceito de que a marca é o maior patri- esgotar o assunto, mas justamente contribuir mônio dos anunciantes, atuamos em três para que a discussão ganhe força e que os frentes de trabalho: conceitos de gestão de marca possam che- gar a um número cada vez maior de pessoas. • Ser um fórum de inspiração e reflexão sobre o tema para os membros e para o mercado; Stephan Duailibi Younes • Produzir conteúdo que auxilie os anun- Presidente do Comitê de Branding ciantes, o mercado e o mundo acadêmico a avançar nas reflexões sobre o branding; • Promover o intercâmbio de informações e conhecimento entre as marcas de diferen-6 tes segmentos e mercados.
  8. 8. 7
  9. 9. SUMÁRIO 3. O que não é protegido como marca Claims, slogans, palavras de uso comum, cores, letras de alfabeto . . . . . . . . . 22 1. Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Trade dress – conjunto–imagem . . . . 26 2. O que pode ser protegido como marca 5. Categorias de proteção de marca O que é marca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Tipos de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Classificação do INPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nominativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Objeto social do requerente – Figurativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 contemplar as atividades e produtos Mista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 relacionados à classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tridimensional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Marca de alto renome . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Marca de certificação . . . . . . . . . . . . . . . 20 Marca notoriamente conhecida . . . . . . . . . . 35 Marca coletiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
  10. 10. 6. Como registrar a marca 7. Como manter o registroEm que momento deve ser checado Prorrogação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46se a marca pretendida está disponível Caducidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47e deve ser protegida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Órgão responsável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8. Diferenças entre marcaComo e onde fazer uma busca . . . . . . . . . . . 41 e outros institutosProcesso de registro – fases do processo Oposição, anterioridade, arguição de Marca vs. direito de autor . . . . . . . . . . . . . . 50 anterioridade, tempo para arguir, Marca vs. nome de domínio . . . . . . . . . . . . . 52 segurança jurídica, encerrar. . . . . . . . . . . 42 Marca vs. nome empresarial. . . . . . . . . . . . . 52Consequências de não registrar a marca . . . . 44 Marca vs. patente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Quando se adquire a propriedadesobre a marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 9
  11. 11. 9. Cessão e licença Cessão de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Licença de uso de marca. . . . . . . . . . . . . . . 61 10. Royalties O que é royalty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Como realizar remessas . . . . . . . . . . . . . . . 6810
  12. 12. 11
  13. 13. 1. INTRODUÇÃO Em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, a marca tornou-se um poderoso símbolo de distinção de produtos e serviços, sintetizando atitudes, culturas, valores e in- corporando-se à vida dos consumidores. Não há dúvida que, hoje, as marcas represen- tam uma parcela substancial do patrimônio das empresas, muitas vezes superando os valores dos ativos físicos. O seu registro e proteção, contudo, parecem estar longe do topo da lista de prioridades dos12 empresários. Não raro, empreende-se tempo
  14. 14. Guia de Proteção da Marca | INTRODUÇÃOe recursos no aprimoramento da qualidade profissionais para a importância da proteçãoe design dos produtos e serviços, além de das marcas.estratégias de marketing visando o fortaleci-mento das marcas, sem que os empresários, Seja por desconhecimento ou negligência, ono entanto, detenham a propriedade delas. fato é que o registro desse importante ativo é relegado a segundo plano. Basta um simplesEm outras palavras, são investidos milhões cálculo para constatar esta triste realidade.em uma marca que, mais dia, menos dia, po- Como demonstram as estatísticas INPI – Ins-derá ser reclamada por outra pessoa que ve- tituto Nacional da Propriedade Industrial, nonha efetivamente a registrá-la. ano de 2007, foram feitos 107.446 pedidos de registro de marca. Tal número mostra-O Guia de proteção de marca tem por intui- -se inexpressivo perto dos dados apresen-to, em uma linguagem simples e direta, des- tados pelo DNRC – Departamento Nacional 13pertar empresários, publicitários e demais de Registros Comerciais, os quais revelaram
  15. 15. 529.419 constituições de novas empresas tempo, trazendo, além da proteção de ex- no mesmo período. Destes dados, conclui-se clusividade de uso, retornos financeiros ao que apenas 20% dos empresários preocupa- seu titular. ram-se em registrar suas marcas, asseguran- do seu patrimônio. Buscaremos, ao longo deste Guia, compar- tilhar casos práticos e sanar as principais O maior equívoco, talvez, seja o de encarar dúvidas em relação ao processo de registro o processo de registro como custo ou mera de marcas no âmbito do território nacional. “burocracia”. O que é marca? O que pode ser protegido como marca? Qual é o órgão responsável No entanto, mais do que um custo, a prote- pelo registro? Quando e como registrá-la? ção da marca é um importante e necessário Quais as consequências de não o fazer? investimento, que tende a se valorizar no Quais as vantagens? Registrar domínio é o14 mesmo que registrar a marca?
  16. 16. Guia de Proteção da Marca | INTRODUÇÃOSem qualquer pretensão de esgotar tão am-plo assunto, esperamos trazer noções e as-pectos básicos do conceito de marcas e doprocesso de sua proteção e, com isto, contri-buir para desmistificar o assunto, tornando-omais acessível e conscientizando as pessoasda importância da adoção dessas cautelas. 15
  17. 17. Guia de Proteção da Marca | INTRODUÇÃO 17
  18. 18. 2. O QUE PODE O que é marca? SER PROTEGIDO Podem ser registrados como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, des- COMO MARCA de que não compreendidos nas proibições legais. A marca nada mais é do que o sinal distintivo ou identificador de um produto ou serviço. No entanto, como a lei brasileira exige que, para ser marca, o sinal seja visual- mente perceptível, não são registráveis, nos termos legais, sinais sonoros, olfativos, gusta- tivos ou táteis.18
  19. 19. Guia de Proteção da Marca | O QUE PODE SER PROTEGIDO COMO MARCATipos de marca ¹ Mista É aquela constituída pela combinação de ele-Nominativa mentos nominativos e figurativos ou de ele-É aquela constituída por uma ou mais pala- mentos nominativos cuja grafia se apresentevras no sentido amplo do alfabeto romano, de forma estilizada.compreendendo, também, os neologismose as combinações de letras e/ou algarismos Tridimensionalromanos e/ou arábicos. É aquela constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, que tenha capa-Figurativa cidade distintiva em si mesma e esteja disso-É aquela constituída por desenho, figura ou ciada de qualquer efeito técnico.qualquer forma estilizada de letra e número, 19isoladamente. ¹ Fonte INPI
  20. 20. Marca de certificação É aquela que atesta a conformidade de um produto ou serviço com determinadas nor- mas ou especificações técnicas, notadamen- te quanto à qualidade, natureza, material uti- lizado e metodologia empregada. Marca coletiva É aquela que visa identificar produtos ou ser- viços provindos de membros de determina- da entidade.20
  21. 21. Guia de Proteção da Marca | O QUE NÃO É PROTEGIDO COMO MARCA 21
  22. 22. 3. O QUE NÃO Claims, slogans, palavras de uso comum, cores, letras de É PROTEGIDO alfabeto ¹ COMO MARCA Existem alguns sinais que não podem ser re- gistrados como marca, seja porque não são suficientemente distintivos para exercer a função de marca, seja porque não atendem os requisitos de disponibilidade e licitude, conforme disposto no art. 124 da LPI. Se- guem abaixo alguns exemplos: a) letra, algarismo e data, salvo quando22 estilizados; ¹ Art.124/LPI-9279/96
  23. 23. Guia de Proteção da Marca | O QUE NÃO É PROTEGIDO COMO MARCAb) sinal de caráter genérico, de uso comum, usado para distinguir produto ou serviço de uso necessário ou simplesmente des- idêntico, semelhante ou afim; critivo dos produtos e/ou serviços que se pretende proteger; f) sinal que imite ou reproduza elemen- to característico de nome empresarialc) sinal ou expressão apenas usada como de terceiros, quando houver possibili- meio de propaganda (slogans); dade de confusão;d) cores e suas denominações, salvo quando g) sinal que imite ou reproduza nome civil, dispostas de modo peculiar e distintivo; patronímico, pseudônimo, apelido ou ima- gem de terceiros, salvo se requerido pelae) sinal que imite ou reproduza outro já regis- própria pessoa ou com sua autorização. trado em nome de terceiros, quando 23
  24. 24. Guia de Proteção da Marca | TRADE DRESS – CONJUNTO-IMAGEM 25
  25. 25. 4. TRADE DRESS O trade dress ou conjunto-imagem é um conceito utilizado na doutrina da proprieda- CONJUNTO- de intelectual para designar o conjunto de características que compõe um produto ou -IMAGEM serviço, que pode incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embala- gem, configuração do produto, sinais, frases, disposições e tamanho das letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e en- feites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferen- ciá-lo dos demais. Trata-se da aparência do produto ou serviço distintiva e original que26
  26. 26. Guia de Proteção da Marca | TRADE DRESS – CONJUNTO-IMAGEMpermite sua identificação pelo consumidor. o conjunto-imagem de suas embalagensO trade dress é composto pelo conjunto de como marca mista ou figurativa junto aoelementos/configuração visual que compõe INPI, na tentantiva de obter maiores garan-um produto ou serviço, e não pelos seus ele- tias quanto à proteção legal do trade dressmentos isolados. É importante ressaltar que de seus produtos.a legislação brasileira não prevê proteção es-pecífica para o trade dress e esta ocorre noâmbito da repressão à concorrência desleal.Não obstante, devido à falta de dispositivoslegais que tratem especificamente desta ma-téria, e também da ausência de vedação le-gal, algumas empresas optam por depositar 27
  27. 27. Guia de Proteção da Marca | CATEGORIAS DE PROTEÇÃO DE MARCA 29
  28. 28. 5. CATEGORIAS Classificação do INPI DE PROTEÇÃO São três os critérios de classificação: DE MARCA a) Quanto a sua origem. As mar- cas podem ser brasileiras ou es- trangeiras. As marcas brasileiras são aquelas deposi- tadas por pessoa domiciliada no Brasil. As estrangeiras são as depositadas por pessoa não domiciliada no país, podendo reivindicar a prioridade do depósito no país de origem,30 desde que este mantenha acordo ou tratado
  29. 29. Guia de Proteção da Marca | CATEGORIAS DE PROTEÇÃO DE MARCAcom o Brasil e desde que sejam respeitados Marcas coletivas: usadas para identificaros prazos estabelecidos no acordo ou trata- produtos ou serviços advindos de membrosdo e que não seja o pedido estrangeiro pre- de determinada entidade.judicado por fatos supervenientes (ex. nulida-de, desistência etc.). Marcas de certificação: destinam-se a atestar a conformidade de um produto oub) Quanto ao uso, as marcas se serviço a determinadas normas ou especifi-dividem em: cações técnicas, distinguem bens ou serviços que cumprem com uma série de requisitos eMarcas de produtos ou de serviços: que foram certificados como tal.usadas para distinguir produtos ou serviçosde outros idênticos, semelhantes ou afins, deorigem diversa. 31
  30. 30. c) Quanto à sua apresentação: Tridimensionais: constituídas pela forma plástica, de formato do produto ou da em- Nominativas: constituídas apenas de pala- balagem, cujo modelo tenha capacidade vras, letras ou algarismos, sem que apresen- distintiva em si mesma e esteja dissociada de tem forma estilizada. efeito técnico. Figurativas: desenhos, imagens, figuras ou Objeto social do qualquer forma estilizada de letras e núme- requerente – contemplar ros isoladamente. as atividades e produtos relacionados à classe Mistas: constituídas pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de O requerente de um registro de marca pode elementos nominativos cuja grafia se apre- ser qualquer pessoa que exerça atividade32 sente de forma estilizada. lícita e efetiva. No entanto, deverá haver
  31. 31. Guia de Proteção da Marca | CATEGORIAS DE PROTEÇÃO DE MARCAcompatibilização entre os produtos ou ser- Na prática, o exercício da atividade compro-viços assinalados pela marca e as atividades va-se, no caso de uma empresa, pela descri-de fabricação/comercialização e os servi- ção da atividade no seu objeto social; quandoços exercidos pelo requerente. pessoa física, por meio de documento com- probatório da habilitação para o exercício daEm outras palavras, uma empresa que fabrica atividade (no caso do médico, pela inscriçãosapatos pode pedir o registro de uma marca no Conselho Regional de Medicina - CRM).para assinalar sapatos, mas não poderá fazê---lo para assinalar medicamentos. Também É importante ressaltar que a atividade devenão poderá um médico solicitar uma marca ser exercida pelo solicitante da marca à épo-para identificar serviços de agência de via- ca do depósito.gem, mas nada o impedirá de ter uma marcapara serviços médicos. Os requerentes de marca coletiva podem 33 exercer atividade distinta daquela exercida
  32. 32. por seus membros, porém devem enquadrar alto renome assegura especial proteção em os pedidos nas classes correspondentes aos todos os ramos de atividades, e não apenas produtos ou serviços provindos dos mem- naquele relacionado ao registro. bros da coletividade. Os procedimentos para a aplicação do art. É vedado o requerimento de marcas de cer- 125 da Lei nº 9279/96 estão normatizados tificação àqueles que exercem atividade que na Resolução nº 121/05 do INPI, que con- guarde relação direta com o produto ou ser- ceitua marca de alto renome aquela que viço a ser certificado. transcende o segmento de mercado para o qual foi originalmente destinada, que goza Marca de alto renome ¹ de incontestável conhecimento e prestígio, resultantes da qualidade e confiança que De acordo com o artigo 125 da Lei nº inspira, capaz de atrair clientela pela sua34 9279/96, o registro de marca considerada de simples presença. ¹ Resolução INPI n.º 121/05
  33. 33. Guia de Proteção da Marca | CATEGORIAS DE PROTEÇÃO DE MARCAPara o reconhecimento do alto renome no A anotação do reconhecimento do alto re-Brasil, a lei determina que a marca esteja pre- nome da marca será mantida no Sistema deviamente registrada no país. O titular de um Marcas do INPI pelo prazo de cinco anos eregistro interessado na proteção conferida será comunicada diretamente pelo INPI aopelo alto renome deverá necessariamente órgão competente pelo registro de nomesrequerê-la incidentalmente por meio de um de domínio no Brasil.processo administrativo, como matéria dedefesa à marca que apresente conflito com a Marca notoriamentemarca invocada como de alto renome. conhecidaOs requisitos e as provas necessárias para a Trata-se de marca muito conhecida em seuinstrução do processo administrativo estão ramo de atividade que adquire reconheci-elencados na Resolução INPI nº 121/05, em mento no segmento de mercado onde está 35seu artigo 4º.
  34. 34. aplicada, mesmo sem ter sido depositada ou registrada no país. A proteção à marca notoriamente conhecida está prevista no artigo 126 da Lei nº 9279/96 e confere ao seu titular, independentemente de estar previamente depositada ou registra- da no Brasil, a prerrogativa de impedir qual- quer interessado de registrar a mesma marca ou similar para a mesma atividade econômica ou ramos afins, em todo o território nacional e nos territórios signatários da Convenção de Paris e TRIPS.36
  35. 35. Guia de Proteção da Marca | COMO REGISTRAR A MARCA 37
  36. 36. 6. COMO Em que momento deve ser checado se a marca REGISTRAR A pretendida está disponível e deve ser protegida MARCA O requerente deve sempre verificar se a marca que pretende depositar é registrável e se está disponível. A proteção e registro das marcas são reguladas pela Lei da Propriedade Indus- trial (Lei n° 9279 de 1996), que dispõe sobre tudo o que pode ou não ser registrado, nos termos do artigo 122 e seguintes.38
  37. 37. Guia de Proteção da Marca | COMO REGISTRAR A MARCAUma vez escolhida a marca de interesse, ser realizada acessando o link <http://pes-sendo o signo passível de registro, faz-se quisa.INPI.gov.br/MarcaPatente/jsp/servi-necessário realizar a busca prévia. Nessa mg/servimg.jsp?BasePesquisa=Marcas>.busca verificar-se-ão as marcas anterioresque possam constituir obstáculo ao registro Como regra geral, terá direito ao registroda marca pesquisada, evitando, desta forma, quem antes o tiver solicitado.desperdício de tempo e dinheiro caso fiqueconstatado a existência de direitos de ter- Órgão responsávelceiros anteriores sobre a marca pretendida.A busca prévia é simples e pode ser realiza- O órgão responsável pelo procedimento deda por intermédio de pesquisa no banco de registro das marcas é o Instituto Nacional dadados do INPI. Uma pesquisa inicial pode Propriedade Industrial – INPI. Esse instituto é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério 39 do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
  38. 38. Exterior, e as suas decisões devem respeitar Por meio de processos administrativos, os o disposto na Lei da Propriedade Industrial – examinadores do INPI podem conceder ou LPI (Lei nº 9279/96). A atuação do INPI não indeferir pedidos de registros de marcas, se limita a regular o procedimento de regis- sempre com base na LPI. tro de marcas, sendo também esse Instituto o responsável pela concessão de patentes, Hoje com o processo informatizado pode-se averbação de contratos de transferência de acompanhar complementarmente pelo site tecnologia e de franquia empresarial, e por o status dos pedidos, recursos, exigências e registros de programas de computador, de- impugnações em <www.INPI.gov.br>. Por in- senho industrial e indicações geográficas. termédio do site, pode-se conhecer também o atual organograma do Instituto, telefones para contato e regime interno.40
  39. 39. Guia de Proteção da Marca | COMO REGISTRAR A MARCAAtualmente a sede do INPI fica no Rio de Como e onde fazerJaneiro, conforme abaixo: uma buscaRua Mayrink Veiga, 9 A busca inicial poderá ser feita no próprio siteCentro. CEP 20.090-910 do INPI, por meio de uma consulta no bancoPraça Mauá, 7 - Centro de dados de marcas do Instituto.CEP 20.081-240(atendimento ao público) No link abaixo, pode-se pesquisar tanto peloTel.: (21) 2139-3000 número de processo, como pela própria mar- ca, ou ainda pelo CPF/CNPJ do titular. http://pesquisa.inpi.gov.br/Marca- Patente/jsp/servimg/validamagic. jsp?BasePesquisa=Marcas 41
  40. 40. Processo de registro – Cumpridas as exigências para formalização fases do processo do pedido, é necessário acompanhar e ob- servar na Revista da Propriedade Industrial Após determinar como será a marca (tridi- – RPI se haverá algum tipo de exigência e a mensional, figurativa, nominativa ou mista) e data de sua publicação. Depois da publicação verificar que a mesma é passível de registro, do pedido na RPI, será aberto prazo de ses- deve-se requerer o registro junto ao INPI, pa- senta dias para que terceiros se oponham ao gando a taxa especificada. Feito o pagamen- pedido. Prazo igual será concedido para sus- to, através do site do INPI ou presencialmen- tentação de sua defesa. te, deve-se preencher o formulário eletrônico de solicitação do pedido de registro, que ge- Após a publicação na RPI, durante o prazo de rará um número de processo. sessenta dias, além do eventual pedido de oposição, será possível que terceiros de boa-42 -fé, que usem marca idêntica ou semelhante
  41. 41. Guia de Proteção da Marca | COMO REGISTRAR A MARCAhá pelo menos seis meses em território na- trinta dias, contados a partir do dia imedia-cional, entrem com oposição ao pedido de tamente subsequente ao término do prazoregistro, com base no direito de precedência, ordinário, independentemente de notifi-conforme artigo 129 da LPI, sob pena de pre- cação ou exigência, sob pena de perda doclusão de direito. direito de propriedade garantido pelo INPI. Após o pagamento da taxa, o requerenteCaso haja indeferimento do pedido, há possi- deve aguardar a emissão do certificado ebilidade de recurso, que será analisado pelos envio para o endereço constante no cadas-examinadores. Se o pedido for deferido, será tro na base do INPI.necessário pagar as taxas para expedição docertificado e proteção ao primeiro decênio, É também durante o prazo de sessenta dias re-no prazo de sessenta dias da publicação do servado para a oposição ao pedido de registrodeferimento do pedido de registro, ou ainda, que há a primeira oportunidade para requerer 43excepcionalmente, no prazo extraordinário de a proteção especial relativa ao alto renome.
  42. 42. Consequências de não dias da publicação do pedido de registro, registrar a marca com base no direito de prioridade previsto no artigo 129, parágrafo 1º da LPI, ocorrerá a Quem não efetuar o depósito do pedido de preclusão do direito de propriedade do usu- registro da marca pretendida ficará exposto ário anterior. a ter sua marca utilizada por outras empre- sas do mesmo ramo, indiscriminadamente, Quando se adquire a podendo ter o seu produto ou serviço con- propriedade sobre a marca? fundido com outro, comprometendo assim o bom nome de seu negócio. A partir da concessão do registro da marca e consequente expedição do certificado de Se terceiro de boa-fé requerer o pedido de registro, observadas as prorrogações por registro de sua marca e se tal pedido de regis- períodos iguais e sucessivos mediante paga-44 tro não for contestado no prazo de sessenta mentos das respectivas taxas administrativas.
  43. 43. Guia de Proteção da Marca | COMO REGISTRAR A MARCA 45
  44. 44. 7. COMO Com a obtenção do registro, o seu titular ad- quire certas obrigações. Para que o registro MANTER O seja mantido, a marca deve ser usada e o seu registro prorrogado, conforme será especifi- REGISTRO cado abaixo. Prorrogação A marca tem vigência de dez anos, a contar da publicação da concessão na RPI, prorro- gáveis por períodos iguais e sucessivos. Para que seja realizada a prorrogação, o INPI exige o pagamento de taxas específicas.46
  45. 45. Guia de Proteção da Marca | COMO MANTER O REGISTROO pedido de prorrogação deverá ser formu- Caso a prorrogação não seja efetuada, o re-lado durante o último ano de vigência do gistro será extinto.registro, instruído com o comprovante do pa-gamento da respectiva retribuição. CaducidadeSe o pedido de prorrogação não tiver sido Segundo o art. 143 da Lei de Propriedade In-efetuado até o termo final da vigência do dustrial, caducará o registro, mediante reque-registro, o titular poderá fazê-lo em prazo ex- rimento de qualquer pessoa com legítimotraordinário, nos seis meses seguintes, con- interesse se:tado do dia imediatamente subsequente aotérmino de vigência do registro mediante o a) decorridos cinco anos da sua concessão,pagamento de retribuição adicional. na data do requerimento o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; 47
  46. 46. b) o uso da marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. Em todos os casos, se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas, não ocorrerá a caducidade, mas caberá a ele comprovar tais razões legítimas.48
  47. 47. Guia de Proteção da Marca | DIFERENÇAS ENTRE MARCA E OUTROS INSTITUTOS 49
  48. 48. 8. DIFERENÇAS Marca vs. direito do autor ENTRE MARCA Assim como as demais áreas inseridas den- tro dos direitos de propriedade intelectual, o E OUTROS direito de autor diz respeito à proteção das criações de espírito, expressas por qualquer INSTITUTOS meio ou fixadas em qualquer suporte. Os pro- gramas de computador, do ponto de vista ju- rídico, inserem-se no regime de proteção do direito autoral. Entretanto, diferentemente do direito mar- cário, o direito do autor, hoje regulado pela50 Lei nº 9610/98, tem como objeto a proteção
  49. 49. Guia de Proteção da Marca | DIFERENÇAS ENTRE MARCA E OUTROS INSTITUTOSdas obras literárias, artísticas ou científicas, afeitos à propriedade industrial, ramo da pro-tais como programas de computador; obras priedade intelectual, na qual se inserem asaudiovisuais, fotográficas, desenhos, pintu- marcas e patentes.ras, gravuras, esculturas, ilustrações, cartasgeográficas; projetos, esboços, obras plás- Por outro lado, enquanto a concessão da ti-ticas relativas à engenharia, topografia, ar- tularidade e exclusividade de uso de direito aquitetura, paisagismo, cenografia e ciência, uma marca depende da concessão do regis-entre outros. tro pelo INPI, a proteção do direito de autor independe de registro, ou seja, o direito é re-Nesse sentido, vale ressaltar que o âmbito conhecido ao seu autor desde a sua criação.de proteção do direito do autor abrange as O registro é, portanto, opcional, sendo mera-obras de caráter estético, ou seja, indepen- mente declaratório, e sua principal utilidade édentemente da utilidade ou funcionalidade constituir um sólido meio de prova de autoria 51 da obra e data de sua criação.
  50. 50. Por fim, no que se refere ao período de pro- Marca vs. nome de domínio teção, enquanto a proteção das marcas é de dez anos da concessão do registro, pror- Diferentemente da marca que identifica pro- rogáveis por períodos iguais e sucessivos, dutos e serviços, o nome de domínio identi- cabendo a sua renovação, no caso dos direi- fica o endereço na internet que liga o usuá- tos autorais a proteção é de setenta anos, a rio ao site de interesse. O órgão responsável contar de 1º de janeiro do ano subsequente pelo registro dos nomes de domínio é o NIC. ao falecimento do autor, obedecida a ordem br, que sucedeu a Fapesp nessa função. sucessória da lei civil, sem possibilidade de prorrogação. Marca vs. nome empresarial O nome empresarial identifica a empresa ou o fundo de comércio que ela explora, para re-52 conhecê-la em suas relações com a clientela
  51. 51. Guia de Proteção da Marca | DIFERENÇAS ENTRE MARCA E OUTROS INSTITUTOSe empresariado. O registro do nome empre- alheios, ou vende, expõe ou oferece à vendasarial se dá perante a Junta Comercial, quan- ou tem em estoque produtos com essas re-do do arquivamento dos atos constitutivos ferências, nos termos do art. 195 , V, da Lei deda empresa. Propriedade Intelectual.Apesar dessas diferenças, os itens nome de Marca vs. patentedomínio, nome empresarial e marca guar-dam certa correlação, sendo comumente Assim como as marcas, as patentes tambémidentificados pela doutrina como institutos encontram-se reguladas pela Lei nº 9279/96.afins, incorrendo na prática de concorrênciadesleal quem usa, indevidamente, nome co- Entretanto, enquanto a proteção das marcasmercial, título de estabelecimento ou insígnia tem como objeto a proteção dos sinais visu- almente perceptíveis capazes de identificar 53 produtos e serviços, as patentes protegem as
  52. 52. invenções e modelos utilidade que atendam aos requisitos básicos da patenteabilidade, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Nesse último requisito e na novidade, em vez da originalidade, inclu- sive, ficam evidentes as diferenças entre os direitos autorais e as patentes, tal qual men- cionado no item anterior. Quanto ao prazo, a patente de invenção vigo- rará pelo prazo de vinte anos, e a de modelo utilidade por quinze anos, contados da data do depósito.54
  53. 53. Guia de Proteção da Marca | DIFERENÇAS ENTRE MARCA E OUTROS INSTITUTOSQuadro comparativoMarca vs/ Marca Direito de Autor Nome de Nome de Patente Domínio EstabelecimentoObjeto Sinais Expressão da criação Ligação do Identi cação da Invenções e modelos visualmente intelectual em obras endereço sociedade utilidade perceptíveis, literárias, cientí cas eletrônico e identi cadores ou artísticas usuário de produtos ou serviçosLei 9279/96 9610/98 Código Civil 9279/96Registro/ Sim/INPI Registro não Sim/NIC.Br Junta Comercial/ Sim/INPIórgão obrigatório Cartório de RegistroPrazo de Dez anos Setenta anos, de 1º Indeterminado, Prazo de vigência Vinte anos paraproteção contados do de jan. do ano mediante o da sociedade patente de invenção registro, subsequente ao pagamento de e quinze anos para permitidas falecimento do autor, anuidade de modelo utilidade da renovações sem possibilidade de manutenção data do depósito 55 renovação
  54. 54. Guia de Proteção da Marca | CESSÃO E LICENÇA 57
  55. 55. 9. CESSÃO Cessão de marca E LICENÇA Tanto os pedidos de registro como os pró- prios registros de marcas poderão ser ce- didos, o que significa transferir a outrem os direitos de propriedade, posse e uso dos mesmos, devendo a transferência ser aver- bada no INPI para prevalecer contra terceiros. Portanto, a cessão, quer seja por pessoa físi- ca ou jurídica, deverá ser feita mediante do- cumento formal de cessão e transferência, cumprindo as formalidades legais e, princi-58 palmente, esclarecendo se se trata de cessão
  56. 56. Guia de Proteção da Marca | CESSÃO E LICENÇAexclusiva ou informando que a cessão é livre O INPI fará a anotação da cessão, a qual pu-e vários cessionários poderão utilizar a mes- blicará para que se produzam efeitos em re-ma marca, simultaneamente, dentro do mes- lação a terceiros.mo território. Da decisão que indeferir a anotação de cessão,A cessão poderá ser comprovada por qual- o cancelamento de registro ou o arquivamen-quer documento hábil que demonstre a to de pedido de registro, caberá recurso cujatransferência da titularidade do pedido de decisão encerrará a instância administrativa.registro ou do registro da marca, tais comodocumento formal de cessão e transferência No caso da cessão, o cessionário é sub-roga-ou aqueles que provem a ocorrência de in- do em todos os direitos do cedente, sendo-corporação, cisão, fusão, sucessão ou deter- -lhe transferida a propriedade da marca, eminação judicial. não apenas o uso, o que implica a não limita- 59 ção de território.
  57. 57. Se for a cessão de uma marca já registrada, serviços, todas deverão ser cedidas conco- o documento original ou segunda via oficial mitantemente, visando-se evitar condições do registro deverá ser apresentado para que concorrenciais. se efetue a averbação. Se for um pedido de registro, o simples preenchimento do formu- Qualquer providência extra ou judicial na de- lário é suficiente, já que o INPI providencia a fesa desses direitos de propriedade industrial averbação, modificação de titularidade e o contra terceiros, pelo cessionário, só poderá fornecimento do certificado de registro em ser tomada após averbação da modificação nome do cessionário. do titular e de endereço perante o INPI. Havendo registro ou pedido de registro de Cabe recurso da decisão do INPI que indeferir mais de uma marca igual ou semelhan- a anotação de cessão e a que cancelar o re- te, para distinguir os mesmos produtos ou gistro ou arquivar o pedido, por entender que60 a cessão não compreende todos os registros
  58. 58. Guia de Proteção da Marca | CESSÃO E LICENÇAou pedidos em nome do cedente, de marcas A licença é o contrato pelo qual o titular deiguais ou semelhantes, relativas a produto ou uma marca confere a um terceiro o direito deserviço idêntico, semelhante ou afim. usá-la para designar os seus próprios produ- tos ou serviços, mediante remuneração acor-Licença de uso de marca dada ou a título gratuito. O contrato de licen- ça é limitado no tempo e pode ser limitadoTanto o titular do registro como o depositan- no território, o que o diferencia do contratote de pedido de registro poderão celebrar o de cessão de marcas.contrato de licença para uso de marca (artigo139 LPI). Isto porque tanto o titular como o Além dos requisitos legais padrão, é impor-depositante não são obrigados a fazer uso da tante constar em contrato se o titular da mar-marca. O titular pode usar a marca, transferi-- ca continuará com o direito de explorá-la pes--la ou autorizar sua utilização por terceiros, o soalmente ou esclarecer se se trata de licença 61que acontece nos casos de licenciamento. exclusiva, hipótese em que o licenciante só
  59. 59. poderá continuar a explorar sua marca se seus efeitos após a publicação. Recomenda- houver cláusula expressa nesse sentido. Na -se que todo contrato de licenciamento seja ausência de uma cláusula expressa, o titular averbado no INPI, para exame da parte for- deve se abster do uso da marca. mal do contrato, incluindo a existência de outras licenças prévias e conflitantes; para O licenciado tem o dever de explorar a marca, tornar público que a marca de titularidade uma vez que o não uso pode causar prejuízos de uma empresa está sendo utilizada por ao titular, sendo inclusive causa para resilição outra; para constar que o licenciante poderá do contrato, já que causaria a decadência do controlar a qualidade dos produtos e servi- direito do titular. ços do licenciado. Se houver necessidade de comparecer em juízo contra terceiros, Para que produza seus efeitos contra tercei- não estando averbado, o contrato terá que ros, o contrato de licenciamento de marca ser submetido ao INPI.62 deverá ser averbado no INPI, produzindo
  60. 60. Guia de Proteção da Marca | CESSÃO E LICENÇA 63
  61. 61. 10. ROYALTIES O objetivo deste tópico é tentar esclarecer, de forma resumida, o conceito de royalties e a tributação sobre a remessa de royalties para o exterior, com base na legislação brasileira. O que é royalty No termos do artigo 22 da Lei nº 4506/64 e artigo 52 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 “RIR/99”), constituem royal- ties os rendimentos de qualquer espécie de- correntes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como:64
  62. 62. Guia de Proteção da Marca | ROYALTIESa) o direito de colher ou extrair recursos ve- Contudo, pela nossa legislação, a palavra getais, inclusive florestais; royalties aplica-se exclusivamente a remu- neração pelo uso de patentes, uso de marcab) o direito de pesquisar e extrair recursos de indústria e comércio, assistência técnica e minerais; científica, incluindo-se a transferência de tec- nologia, licenciamento de software, e nuncac) exploração de invenções, processos e para a utilização de obras protegidas pelo di- fórmulas de fabricação e de marcas de reito autoral. indústria e comércio; A remuneração dos royalties está vinculada àd) exploração de direitos autorais, salvo averbação dos contratos celebrados junto ao quando percebidos pelo autor ou criador INPI, que emitirá o Certificado de Averbação do bem ou obra. ou indeferirá o pedido de averbação. 65
  63. 63. No caso de licença de marcas é permitida INPI. Ou seja, para que esse tipo de contra- somente para os contratos celebrados e to possa ser oneroso, entende o INPI que é averbados no INPI posteriormente a 31 de imprescindível que a marca esteja registrada, dezembro de 1991, data em que foi publica- isto é, que seu respectivo Certificado de Re- da a Lei nº 8383/91. Antes dessa data, não gistro já tenha sido concedido pelo Instituto. eram permitidos pagamentos decorrentes Caso a marca ainda seja objeto de pedido de de licença de uso de marcas entre empresas registro, o contrato de licença de uso de mar- com vinculação societária, nos termos do re- ca terá que ser obrigatoriamente gratuito até vogado artigo 14 da Lei do Capital Estrangei- a concessão do registro pelo INPI. ro (Lei nº 4131/62). Em casos de contratos envolvendo empre- Ademais, o licenciado apenas poderá compu- sas vinculadas ou coligadas (por exemplo, tar e remeter royalties ao exterior pela licença empresa brasileira e a sua controladora es-66 de marcas devidamente registradas junto ao trangeira), o INPI interpreta restritivamente a
  64. 64. Guia de Proteção da Marca | ROYALTIESlegislação fiscal e exige que a remuneração No geral, os tributos incidentes podem ser,contratual não exceda o percentual fixado no caso de operações internas, IRRPJ (Im-na Portaria nº 436/58 para a dedutibilidade posto de Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Con-fiscal, os quais variam entre 1% a 5%, depen- tribuição Social sobre o Lucro Líquido), IOFdendo do ramo tecnológico envolvido, sen- (Imposto sobre Operação de Crédito, Câm-do que, no caso de licença de marcas entre bio e Seguro relativa a Títulos ou Valoresempresas vinculadas é de 1% sobre o preço Mobiliários), ISS (Imposto sobre Serviços),líquido de venda dos produtos contratuais. PIS/Cofins. E, nas operações internacionais, podem ser IRRF (Imposto de Renda RetidoNo que se refere a empresas independentes na Fonte), IOF, Cide (Contribuição de Inter-e desvinculadas, domiciliadas no Brasil ou no venção no Domínio Econômico), ISS, PIS/exterior, o INPI concorda que não há limite le- Cofins-Importação.gal para o estabelecimento da remuneração. 67
  65. 65. Como realizar remessas As pessoas físicas ou jurídicas que fizerem remessa para o exterior devem submeter previamente o contrato ou documentos que suportem a remessa para aprovação do Ban- co Central do Brasil e da Receita Federal. Contudo, as remessas para o exterior tam- bém dependerão da prova do pagamento de todos os impostos incidentes na operação.68
  66. 66. Patrocínio Master:Patrocínio:Contribuição:Apoio: ABA - Associação Brasileira de Anunciantes Av. Paulista, 352, cj 61 - São Paulo - SP - CEP: 01310-000 Tel: (11) 3283-4588 / Fax: (11) 3283-1457 www.aba.com.br

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