Fundamentos de patentes

1. Patentes de Invenções
Implementadas por
programas de
computador
Parte I - Diretrizes
Antonio Carlos Souza de Abrantes
abrantes@inpi.gov.br
DIRPA/INPI/Brazil
PUC/RS maio 2011

2. Tópicos
 Introdução
 Exemplos de patentes concedidas pelo INPI
 Justificativas
 Tendências recentes nos EUA e Europa
 Diretriz de Exame DIRPA

3. Patentes de software ?
 O termo é incorreto porque parece
designar um outro tipo de patente
além da PI e MU. O termo correto é o
de patentes de invenções
implementadas por software. Não se
concede patentes de software no
INPI.

4. Depósitos Computer
Tech
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/

5. Patentes Microsoft
USPTO
US/PN AND MICROSOFT/PA ..stat set 20000 /pn rk 3 lg 4 (Epoque)
(AN/microsoft AND ISD/2006$$) AND APT/1 (www.uspto.gov)

6. Patentes Microsoft INPI

7. Indústria de Software
http://www.seprorj.org.br/RioInfo2007_material/Tec_Emergentes/
ANA_ARROIO.pdf

8. Justificativa - I
 A concessão de patentes de invenção
implementadas por programas de
computador tem sido admitida pelo INPI a
longos anos. Isto porque não pode uma
invenção ser excluída de proteção legal
(desde que atendidos os requisitos legais
de patenteabilidade), pelo fato de, para sua
implementação, serem usados meios
técnicos modernos, no caso o programa de
computador.

9. Justificativa - I
1 tonelada x 50Kg
 Desmaterialização e trabalho, Ivan da Costa Marques, in Informação e
Globalização na era do conhecimento, Maria Helena Lastres, Ed. Campus,
1999

10. Justificativa - I

11. Justificativa - II
 sistema de
patentes permite
reivindicações de
produto e de
processo
 Como discriminar
uma patente de
processo
implementada por
software ?

12. Justificativa - III
 TRIPS em seu Artigo 27(1) determina que
patentes devam ser concedidas para
quaisquer produtos e processos, em
qualquer área da tecnologia, desde que
sejam novos, envolvam um passo inventivo
e sejam passíveis de aplicação industrial.
 Legislação da EPO art 52 e outros países
similar ao artigo 10 da LPI e favorável a
concessão de patentes neste setor desde
anos 1980 (VICOM/1986 e DIEHER/1982)

13. Justificativa - IV
 Patentes não
implicam
CDMA,1992, US5103459 necessariamente
na restrição ao uso
de padrões pela
indústria
Mp3, licenciada a
Thomson, 1986,
US5924060

14. Tendências recentes
dos EUA e Europa

15. Casos recentes do
USPTO
 A US Court of Appeals for the Federal
Circuit em In re Nuijten (2007) sinal
codificado, In re Comiskey (2007) -
método de arbitragem de documentos
legais como testamentos e contratos e
Bilski (2008) gerenciamento do risco
na venda de commodities a preço fixo
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd022257.pdf
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1286.pdf

16. Patentes métodos
financeiros USPTO
ccl/705/$ and ISD/$/$/2008

17. Signature v. State Street
(1998)
 the transformation of data,
representing discrete dollar amounts,
by a machine through a series of
mathematical calculations into a final
share price, constitutes a practical
application of a mathematical
algorithm, formula, or calculation,
because it produces "a useful,
concrete and tangible result”

18. Casos recentes do
USPTO
 Em Langemyr de maio de 2008, a
patente em questão tratava de um
método executado em um computador
para produção de um modelo de
sistema físico utilizando-se um
conjunto de equações diferenciais
parciais
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd081495.pdf

19. Casos recentes do
USPTO
 Em ex parte Wasynczuk , decidido em
junho de 2008, a Corte entendeu que a
matéria era patenteável por se referir a dois
processadores agindo em conjunto, o que
configura uma máquina particular em
contraposição a uma única máquina de uso
geral, quando a matéria não seria
patenteável.
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd081496.pdf

20. Casos recentes do
USPTO
 O caso Bilski refere-se a um método de
gerenciamento do risco na venda de commodities a
preço fixo. O USPTO rejeitou o pedido de patente
US 08/833,892 por entender ser um método
financeiro. Suprema Corte 2010: O critério de que
para ser patenteada a invenção deva envolver uma
máquina específica ou a transformação da matéria
(teste máquina-ou-transformação, machine-or-
transformation) embora útil, não é o único teste
para aferir a patenteabilidade
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd022257.pdf

21. Casos recentes da EPO
 T1351/04 (abril de 2007) refere-se a arquivo
de criação de índices e dispositivo de
busca em arquivo. A Corte entendeu que há
a presença de caráter técnico uma vez que
o método determina o modo com que o
computador efetua a busca de informações
 http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t041351eu1.htm

22. Casos recentes da EPO
 Presidente da EPO enviou à Enlarged Boards of Appeal com relação
à patenteabilidade de programas de computador, em 2008 caso
G3/08 http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/date.html
 Considere uma xícara caracterizada por um um desenho. Para a
Corte em conformidade com T424/03 esta matéria não incide
no Artigo 52. Pelo critério de “contribution approach”, rejeitado pela
Corte, como a contribuição está no desenho, matéria que incide no
Artigo 52, esta matéria seria rejeitada por incidir no Artigo 52. Desta
forma um método que mencione qualquer meio técnico, como um
computador, por exemplo, passa pelo crivo do Artigo 52 devendo ser
analisado quanto a atividade inventiva (Artigo 56 da EPC). A análise
do que não deve ser considerado como invenção (Artigo 52) e de
atividade inventiva (Artigo 56) deve ser feita de forma independente,
ou seja a crítica da Corte é que no contribution approach a análise
do Artigo 52 é feita dependendo dos resultados encontrados na
busca.

23. Casos recentes EPO
 T1173/97 afirma que o escopo de uma reiv. de
programa de computador X é o mesmo de um
método implementado por programa de computador
X, ambos uma sequência de instruções.
 Segundo a Corte o escopo é diferente e
reivindicações de programa de computador não
devem ser aceitas.
 Considere o exemplo: tigres comem carne. Carne é
uma palavra. Contudo, não podemos concluir que
tigres comem palavras. Da mesma forma há uma
diferença entre método e a sequência de instruções
(programa) que implementa o método. Patentes
protegem métodos. Métodos são implementados por
instruções (software). Isso não significa que patentes
protegem as instruções (software).

24. Casos recentes da EPO
 Há uma tendência de deslocar a
patenteabilidade dos programas de
computador do plano do objeto da invenção
(artigo 52) para o plano dos requisitos
substanciais de patenteabilidade como
atividade inventiva (artigo 56)
 Biotecnologia(s) e propriedade intelectual. v.II, João Paulo
Fernandes Remédio Marques. Doutorado em Ciências Jurídico-
Empresariais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Coimbra:Ed.Almedina, 2007, p. 768

25. Casos recentes na UK
 Aerotel v. Telco Holdings em 2006 e o caso
de Neal Macrossan estabelecem normas
mais restritivas para exame no UKPTO
contrárias aos critérios da EPO
 Na avaliação da Corte um livro contendo
uma estória infantil, mesmo sendo algo
concreto, constitui matéria excluída de
invenção, divergindo do “any hardware
approach” adotado pelas mais recentes
decisões da EPO.

26. Casos recentes na UK
 Em julho de 2007 em Astron Clinica
referente a patente GB519497 foi
rejeitada uma de suas reivindicações
referente a suporte físico em que se
encontra gravado programa de
computador como software as such
– a storage medium storing computer implementable instructions to
cause a programmable computer to become configured as an
information processing apparatus in accordance with any claims 8 to
12

27. Estudos de impacto
econômico

28. Patentes e Software
Livre
 Software livre e Inovação Tecnológica: uma
análise sob a perspectiva da propriedade
intelectual.
– Cássia Isabel Costa Mendes. Mestrado
Economia Unicamp/2006
 “Para todos os técnicos e gerentes [Embrapa], o não patenteamento
do software é questão pacífica, pois acham que a patente
inviabilizaria a inovação tecnológica e geraria um problema
financeiro para o Brasil, porque boa parte do que é usado no país –
no caso das tecnologias de informação – é patenteado em países
desenvolvidos”.
 “.... software que traga competitividade à Embrapa, como, por
exemplo, de seqüenciamento genético, com potencial para gerar
patente de inovação”

29. Patentes e Software
Livre
 Computadores, Softwares e Patentes II
Conferência Latino-americana e do Caribe
sobre Desenvolvimento e Uso de Software
Livre da UNESCO,2005
– Pedro Antônio Dourado de Rezende, Hudson
Flávio Meneses Lacerda
”Nenhum programa que faça uso de hardware, ou seja, que não esteja
imerso (embeded) no hardware, altera tecnicamente o
funcionamento do hardware onde executa .... Atribuir critério de
patenteabilidade, de forma ilegal ou não, sobre processos simbólicos
prejudica mais do que estimula a evolução científica, cultural e o
bem comum da sociedade informacional em que vivemos.”

30. Patentes e Inovação
 The Myth of the Software Patent Thicket: An
Empirical Investigation of the Relationship Between
Intellectual Property and Innovation in Software
Firms
– Ronald J. Mann, Texas University, 2004
“The most important claim is that the patents can play an important role in
preventing existing incumbents from appropriating the small firm’s products
wholesale. In some cases, probably not many, the patents may be so
valuable as to produce direct revenues at an early stage from licensing to
larger existing competitors... a few objective indicators suggest reasons why
the thesis of the patent thicket has so little power to say anything usefully
descriptive about the industry.”

31. Patentes e Start-ups
 Patents, Venture Capital, and Software
Start-ups
– Ronald J. Mann and Thomas W. Sager, 2006
“Linking data relating to venture capital financing of software
startup firms with data concerning the patents obtained by
those firms, we find significant and robust positive correlations
between patenting and several variables measuring the firm’s
performance”

32. Patentes e R&D
 An Empirical Look at Software Patents,
– James Bessen, Robert Hunt, 2004
“The very large increase in software patent propensity over time
is not adequately explained by changes in R&D investments,
employment of computer programmers, or productivity growth
.... We find evidence that software patents substitute for R&D
at the firm level; they are associated with lower R&D intensity.
This result occurs primarily in industries known for strategic
patenting and is difficult to reconcile with the traditional
incentive theory of patents”.

33. Patentes e Inovação
 Patents and Business Models for Software
Firms
– Ronald J. Mann, 2006
“Combining data from five years of Software Magazine’s
Software 500 with data about the patenting practices of those
software firms, we analyze the relation between the share of
revenues derived from product sales and the firm’s patenting
practices. Accounting for size, R&D intensity, and sector-
specific effects, the paper finds a robust positive correlation
between product-based business models and patenting
rates”.

34. Inadequação de patente
a proteção do software
 A Manifesto concerning the legal protection
of computer programs, 1994
– Pamela Samuelson, Mitchell Kapor, J. Reichman
http://eprints.law.duke.edu/896/1/94_Colum._L._Rev._2308_(199
“We understand the temptation to use copyright law to protect
behaviour. Behaviour is the most valuable aspect of
programs; its development is costly and intellectually
demanding... However, protection of useful program
behaviour by copyright law contravenes both its traditional
principles and explicit provisions of statute that embodies
them”

35. Impactos nas empresas
 Patents, Entry and Growth in the Software
Industry
– Robert P. Merges, Wilson Sonsini
“In the late 1980s and early 1990s, people in the software industry often
said that the coming of patents would spell doom, particularly for
small companies.... This paper concludes that these predictions were
wrong. New firm entry remains robust, despite the presence of
patents (and, in some cases, perhaps because of them). Successful
incumbent firms have adjusted to the advent of patents by learning to
put a reasonable amount of effort into the acquisition of patents and
the building of patent portfolios”.

36. Impacto Econômico
 The Economic Impact of Patentability
of Computer Programs, Report to the
European Commission, 1999
– Robert Hart, Peter Holmes, John Reid
“There is no evidence that European independent software
developers have been unduly affected by the patent positions
of large companies or indeed other sofwtare developers”

37. Diretrizes de exame no
INPI

38. Diretriz de Exame

39. Diretriz de Exame
Hardware
digital de uso
geral (com
software)
Hardware Hardware eletrônico
Hardware eletrônico digital (máquina
mecânico analógico dedicada)

40. Artigo 10 da LPI
 De fundamental importância para o
reconhecimento de uma invenção é a
identificação dos meios utilizados para
a solução do problema que está
sendo resolvido, que deve se
encontrar num campo não incluído
nos incisos do Artigo 10 da LPI.

41. Artigo 10 da LPI
 A análise do enquadramento do objeto da
patente nas exceções dos incisos do Artigo
10 é independente da categoria de
reivindicação, processo ou produto. Por
exemplo, se o processo não é entendido
como invenção (incluído nos incisos do
Artigo 10 da LPI), a sua mera
implementação em um computador também
não o será.

42. Programa de
computador em si
 O programa de computador em si de
que trata o inciso V do artigo 10 da
LPI refere-se aos elementos literais do
código fonte, entendido como conjunto
organizado de instruções escrito em
uma determinada linguagem
computacional, e demais elementos
literais da criação.

43. Programa de
computador em si

44. Programa de
computador em si
<HTML>
<HEAD><TITLE>PAGINA TESTE</TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1> OLA PESSOAL !</H1>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">
resposta = window.prompt("Para onde deseja ir?");
switch (resposta) {
case "inventabrasil" :
window.location="http://www.inova.unicamp.br/inventabrasil";
break;
default:
window.location="http://www.google.com.br";
break;
}
</SCRIPT></BODY></HTML>

45. Efeitos técnicos
 A simples interação entre o programa de
computador e o hardware não garante que
a criação como um todo seja considerada
invenção, porque é necessário discernir um
efeito técnico além desta interação, pois, o
efeito técnico de uma invenção deve
obrigatoriamente ser intencional e
diretamente controlado pela invenção
proposta.

46. Efeitos técnicos
 otimização (dos tempos de execução, de
trajetórias, de recursos do hardware, do uso
da memória, do acesso a uma base de
dados), automação de tarefas, otimização
de recursos do hardware, aperfeiçoamento
da interface com o usuário (não meramente
estética), otimização do uso da memória,
otimização do acesso a uma base de
dados, gerenciamento de arquivos,
transmissão de dados, entre outros.

47. Método matemático
 No exame do objeto reivindicado se o
método matemático é aplicado para
se obter uma solução para um
problema técnico, este objeto (produto
ou processo) poderá ser considerado
invenção desde que os efeitos
resultantes não sejam puramente
matemáticos ou abstratos.

48. Metodo matemático ?
 Método de controle de
temperatura de forno
elétrico
compreendendo sensor
de temperatura e
sistema de controle
com processamento de
dados caracterizado
por um sistema de
controle processar e
calcular, a partir da
entrada do sensor e
dos dados de
calibração de
temperatura conforme
equação XYZ

49. Método de fazer
negócios
 Se o objeto reivindicado especifica um
produto ou processo para realizar parte de
um método comercial, contábil, financeiro,
educativo, publicitário, de sorteio ou de
fiscalização, e se este produto ou processo
sobrevive sem as etapas referentes ao
método comercial, contábil, financeiro,
educativo, publicitário, de sorteio ou de
fiscalização, então tal produto ou processo
é considerado invenção.

50. Método de fazer
negócios
 Métodos como: análise de mercado, leilões,
consórcios, programas de incentivo, métodos de
pontos de venda POS, transferência de fundos,
métodos bancários, processamento de impostos,
seguros, análise de patrimônio, análise
financeira, métodos de auditoria, planejamento
de investimentos, planos de aposentadoria,
convênios médicos, métodos de compras on line,
método de vendas de passagens aéreas pela
internet, programas de incentivo

51. Método de fazer
negócios
 Método para efetuar uma transação financeira
entre um terminal POS e um computador
caracterizado pelas etapas de passar um cartão,
transmitir dados, acessar base de dados e emitir
solicitação de crédito
 Sistema para efetuar uma transação financeira
entre um terminal POS e um computador
caracterizado por meio para de passar um
cartão, meios para transmitir dados, meios para
acessar base de dados e meios para emitir
solicitação de crédito.

52. se fazer negócios no
Brasil ?
Direito Patentes
Autoral

53. Apresentação de
informação
 A mera apresentação de informações não
constitui invenção conforme Artigo 10 - VI
da LPI, salvo quando tal apresentação
permitir uma melhor interface com o
usuário, que não seja meramente estética,
que tragam uma funcionalidade, um efeito
técnico, tal como um mecanismo que
combina o número de cliques de um mouse
com a seleção de um objeto determinado
na tela.

54. Possíveis invenções:
 A transformação ou a redução de um
produto a um estado diferente ou para novo
produto
 O processamento de dados que
representam características físicas ou
técnicas de um objeto
 Métodos que otimizam recursos de
hardware ou confere maior confiabilidade e
segurança

55. Mudança de estado ?

56. Patente de algoritmo ?
 Se este algoritmo diz respeito a
alguma matéria excluída pelo artigo
10 da LPI, por exemplo, ao programa
de computador em si, tal algoritmo
não é considerado invenção.

57. Software embarcado ?
 O fato do programa de computador estar
embarcado, não é um critério determinante
para análise do enquadramento da matéria
no Artigo 10 da LPI, contudo, é um
indicativo de ser considerado invenção, por
possivelmente estar associado a um
produto (aparelho, sistema, etc), gerar
diversos efeitos técnicos e não apenas ao
programa de computador em si.

58. Software embarcado ?

59. Atividade Inventiva
 A mera automação de um método já
existente (que envolvia apenas
agentes humanos), por exemplo, pela
sua implementação na internet,
utilizando-se de técnicas conhecidas
de automação, não possui atividade
inventiva.

60. Atividade Inventiva
 Alguns dos efeitos técnicos alcançados são mais
frutos das qualidades do computador utilizado do
que propriamente resultantes da invenção,
particularmente no que diz respeito à velocidade de
processamento, capacidade de processar grandes
quantidades de dados e uniformidade e precisão de
resultados. Assim há que se distinguir os efeitos
técnicos alcançados pela invenção, dos efeitos
técnicos herdados do sistema de computação
utilizado.

61. Obrigado !
abrantes@inpi.gov.br
www.redetec.org.br/inventabrasil